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知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 概要
 本件は,優先権(アメリカ合衆国)を主張して,平成5年7月26日になした原出願からの分割出願として,平成17年12月6日,名称を「内燃機関およびその作動方法」とする発明について本件特許出願をしたものの,拒絶査定を受けて,不服の審判請求をした原告が,さらに,拒絶審決(実施可能要件違反)を受けたため,これを不服として出訴した拒絶審決の取消訴訟です。

 これに対し,知財高裁2部は原告の請求を棄却しました。要するに,審決のままでよし!(実施可能要件違反あり)ということですね。

2 問題点
 個人的興味から,記載不備については色々な角度からここしばらく調査・検討などしております。といってもそれが仕事の学者ではありませんから,若干暇を見つけて,という感じです。例えば,最近の論文講師のネタは,すべてこの記載不備に関するものです。

 そして,昨年に関しては,侵害訴訟において,無効の抗弁で記載不備により請求棄却になった事件はついに見いだせませんでした。毎年1~2件あったのですが,おそらく0件だと思います。もっとも,昨年は,判決まで至った事件がかなり少なくなっており,その影響の方が大きいのかもしれません。

 ということで,侵害訴訟での記載不備が最も関心があるところではあるのですが,審取訴訟も全く関心がないわけではありません。ただ,数が多いので,ちょっと分析するのは・・・というところがあったのです。ただ,こちらも数が減ってきているような印象があります。したがい,分析しやすくなったかなあということで,今回取り上げました。

3 判旨
「原告が主張するように本願発明の燃焼サイクルの各プロセスにおける容積V,圧力P,温度T,及びタイミング(クランク角)が計算できたとしても,依然として,各プロセスを生じさせる燃焼噴射タイミングや,各噴射タイミングにおける燃料噴射量をどのように決定するのかが不明である。なぜならば,噴射された燃料が燃焼して熱が生じるには時間的なずれが生じており,燃料噴射タイミングと各プロセスの発生タイミングとは必ずしも一致しないことから,各プロセスにおける容積V,圧力P,温度T,及びタイミング(クランク角)が決まっても,各プロセスを行うための各燃料噴射タイミングと各燃料噴射タイミングにおける噴射量を決定することはできないからである。
すなわち,本願発明の各プロセスでの容積V,圧力P,温度T,及びタイミング(クランク角)については,所望する値を算出することは窺い知ることができたとしても,そのような値となる各プロセスを実現するための各燃料噴射タイミングと各燃料噴射タイミングにおける噴射量を決定することについては,当業者に過度の試行錯誤を強いる。

4 問題点
 今回の判決には,一般的な規範はありませんでした。ただ,実施可能性要件は法文自体すっきり読めるものですので,不要なのかもしれません。ポイントとしては,化学系でよく見られる「過度の試行錯誤」パターンというところでしょうか。

 さて,本件のポイントは実は他にあります。本件はアメリカの特許出願が実質的な原出願なのですね。
 アメリカの特許出願というと凄そうなイメージがありますが,実は全然違います。
 私が企業知財部でアメリカの代理人などに指示していたのは,かれこれもう10年近く前になりますが,まともな代理人の少ないこと少ないこと。
 今はもうちょっとましになったのかもしれませんが,これでよく弁護士・弁理士やっていけるなあと感じることは多いものでした(日本と違い,アメリカの代理人は,基本的に弁護士なのです。)。

 さらには,アメリカの特許庁(USPTO)の審査がまた酷く,ザルですか~,英語で書いていれば何でもいいんですか~のようなものがあったと思うと,とても??な理由でoffice action(拒絶理由通知のこと)を打ってきて(要するに,技術が理解できていない。),慌てて代理人にtelephone interview(電話での説明)させると,とたんにallowance(特許査定)になったり,しっちゃかめっちゃかでした。

 そのような環境での原出願ですと,日本の特許庁などが鬼のように厳しいと思う海外企業も多いのではないかと思います。しかし,本件のようなものは典型です。ザルの審査でうまくいったとしても,本来登録すべきでないものはやはり登録すべきではないのです。

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理論物理学者を志望したのはもう30年近く前のこと。某メーカーエンジニアを経て,弁理士に。今は,弁護士です。
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