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知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 概要
 本件は,再度の無効審判に対する審決取消訴訟の上,前に特許庁と裁判所でキャッチボールをやってますので,ご注意を。
「被告は,平成12年11月16日に国際出願(PCT/US2000/031777号,優先権主張:平成11年11月18日 米国)され,平成19年3月2日に設定登録された,発明の名称を「管状格子パターンを有するゴルフボール」とする特許第3924467号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は10である(甲31)。)の特許権者である。
 平成22年11月4日,本件特許につき,無効審判請求(無効2010-800200号)がされた。上記請求に対し,特許庁が,平成23年9月27日,被告が平成23年6月16日付けでした訂正を認めず,本件特許を無効とする旨の審決をしたため,被告は,平成24年1月25日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10034号)。被告が,特許庁に対し,同年4月10日,訂正審判請求(訂正2012-390047号)をしたことから,知的財産高等裁判所は,同年6月25日,平成23年法律第68号による改正前の特許法181条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
 その後,被告は,平成24年9月14日付けで訂正を請求した(平成25年1月11付け手続補正書及び同年3月12日付け手続補正書(方式)により補正がなされている。以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数は8である(甲32,33,35)。)。特許庁は,平成25年5月9日,本件訂正(各補正後のもの)を認めるとともに,本件特許を無効としない旨の審決をし,その後,同審決は確定した。
 原告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014-800007号事件として審理をした結果,同年8月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月21日,原告に送達した。
 原告は,同年9月18日(訴状受付日),上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。」

 要するに,不成立審決(進歩性あり,明確性あり)に納得のいかない無効審判の請求人が審決取消訴訟を提起したってやつです。

 これに対して,知財高裁3部(石井部長の合議体ですね。)は,審決を取り消しました。要するに,進歩性ありとは言い切れないってことです。

 お!,ここでは珍しい逆転での進歩性あり審決の取り消しです。まずはクレームからです。
【請求項1】
 表面を有し,4.06cm~4.32cm(1.60in~1.70in)の範囲の直径を有する内側球体と,
 前記内側球体の表面から延びる格子構造であって,該格子構造は複数の相互に連結した格子部材からなり,各格子部材は,第1の凹部分と第2の凹部分と,前記第1の凹部分と第2の凹部分の間に設けられた凸部分を有する曲線の断面を持ち,前記凸部分は頂部を有し,前記格子部材の底部から前記頂部までの距離が0.0127cm~0.0254cm(0.005in~0.010in)の範囲であり,前記第1の凹部分と第2の凹部分は0.38cm~0.51cm(0.150in~0.200in)の範囲の曲率半径を持ち,前記凸部分は0.07cm(0.0275in)~0.0889cm(0.0350in)の曲率半径を持ち,
 前記相互に連結された格子部材の頂部はゴルフボールの最外部であり,
 前記複数の格子部材は互いに辺を共有して連結された複数の6角形状の領域と,複数の5角形状の領域とを形成し,前記複数の5角形状の領域は前記複数の6角形状の領域の一部と互いに辺を共有して連結されている,
 ディンプルを伴わないゴルフボール。


 代表図はこんな感じです。クレームはややこしいですが,兎も角こんなゴルフボールですね。

 で,審決では,2つの主引例(甲1と甲10)からの進歩性を肯定しました。
 
 その主引例との一致点・相違点です。
・本件発明1と甲第1号証発明ないしは甲第10号証発明の一致点
「ゴルフボールである点のみ。」
・本件発明1と甲第1号証発明ないし甲第10号証発明の相違点
「本件発明1は,「表面を有し,4.06cm~4.32cm(1.60in~1.70in)の範囲の直径を有する内側球体と,前記内側球体の表面から延びる格子構造であって,該格子構造は複数の相互に連結した格子部材からなり,各格子部材は,第1の凹部分と第2の凹部分と,前記第1の凹部分と第2の凹部分の間に設けられた凸部分を有する曲線の断面を持ち,前記凸部分は頂部を有し,前記格子部材の底部から前記頂部までの距離が0.0127cm~0.0254cm(0.005in~0.010in)の範囲であり,前記第1の凹部分と第2の凹部分は0.38cm~0.51cm(0.150in~0.200in)の範囲の曲率半径を持ち,前記凸部分は0.07cm(0.0275in)~0.0889cm(0.0350in)の曲率半径を持ち,前記相互に連結された格子部材の頂部はゴルフボールの最外部であり,前記複数の格子部材は互いに辺を共有して連結された複数の6角形状の領域と,複数の5角形状の領域とを形成し,前記複数の5角形状の領域は前記複数の6角形状の領域の一部と互いに辺を共有して連結されている,ディンプルを伴わない」ゴルフボールであるのに対し,甲第1号証発明及び甲第10号証発明は,ボール表面にディンプルを形成したものである点。」

 いやあ,この認定だと,進歩性があるのは当たり前です。本願と引例とでは,ゴルフボールである点しか共通していないのですから。
 仮にこれがそのとおりだと,ある意味すごいです。パイオニアもパイオニア~大発明~ですよね。ゴルフボールの歴史って結構あると思いますよ。それなのに,2000年という時期に発明されたゴルフボールの発明にも関わらず,先行技術とはゴルフボールというざっくりした所しか共通点がないのですからね。イヤ~ホ。

 でも本当かなあと思うのは私だけでは無かったようで。

2 問題点
 問題点は,上記のクレームで示したポイントです。ディンプルを伴わないってあるけどさ~,ディンプルって何なのよ~?っていうところです。

 ディンプルってえのは,広辞苑によると,「(えくぼ・くぼみの意)ゴルフ・ボールの表面のくぼみ。」とあります。
 皆さんの理解もそうじゃないですかね。

 ところが,本願の構成は上記のとおりこういう構成ではないようにも見えます。核みたいなところから,格子部材がニョキニョキ生えて,結果として,表面は凸凹になった~こんなイメージです。

 つまりは,穴じゃないのよ~,穴っていうのは,平な土地を掘るわけでしょ。うちのは違うのよ。例えば,地殻変動で回りの土地だけが隆起し,隆起しなかったところなのよ。
 一見穴に見えるけど,違うのよ~。
 っていう感じですかね。

 まさに,色即是空~空即是色,いずれがホールか電子か,っていう何かこれって禅問答~♡みたいな話ですよね。

 これに対して原告の方は,そんなわけねーだろってことで,
確かに,本件発明1の内側球体から延びた格子構造は,甲第1号証発明の外側球体(ボール表面)から窪んだディンプルに対し,着想において異なるということはできる。
 しかし,着想において異なっても,内側球体から延びた格子構造と,外側球体から窪んだディンプルとは,内側球体と格子構造の具体的内容と,ディンプルの具体的内容によっては,結果として形状寸法が接近して類似の物又は同一の物となる可能性がある。
 そして,本件発明は物の発明であり,形状寸法の特定による物の効果(大きな飛距離)を奏するというものである(本件訂正明細書【0021】)。
 仮に,結果物が類似又は同一で効果が同等でも,着想において異なるというだけで全く別異の発明を主張できるとすると,新規性,進歩性,先後願等の判断や侵害の認定が容易に妨げられることとなり不当である。
 と主張したのです。

 まあそりゃそうですよね。現に水がたまって落ち込んでいる土地について,それが穴か周りが隆起しただけかなんて,はっきり言ってナンセンスもいいところです。
 勿論,構成が同じでも効果が違うこともあります。これは用途発明ってやつで,それなりの地位があります(例えば,ニトログリセリンの,爆薬と心臓病の薬とかね。)。
 でも,今回のは,これじゃないのです。構成が同じで,効果も同じ~なんですよね。違うのは,原告の言うとおりの何か着想というか哲学というか,それが違うだけ~主観的な違いですよね。

 何かクソじじいの下らねえ言い訳によくこんなのがありますよね。俺の作った「マシン」(このマシンの代わりにお好きな言葉をどうぞ)は,こんな使い方をされるもんじゃねえんだよ,的な~♪

 客観的に同じ構成で,効果も同じなら,それは同じ物って言うんじゃないかなあ。

3 判旨
「・・・(イ) 以上によれば,本件発明は,先行技術において,ゴルフボールの表面について多くの変形例が提供されているものの,低速において空気の境界層を捕捉する一方,高速時には空気抵抗を少なくするために必要とする最小の体積の表面を持つゴルフボールに対する要求が残されている(【0020】)との課題を解決するために,USGAの要件を満たすゴルフボールを提供し,より大きな距離を得るための必要な乱流を生じさせるため,飛行中にゴルフボールの周りを取り囲む空気の境界層を捕捉する最小のランド領域を提供することを可能とすることを目的とし(【0021】),当該目的を,ゴルフボールに,内側球体の表面の管状格子パターンを与えることにより達成したものである(【0022】)。
・・・(イ) 以上によれば,甲第1号証に記載されたゴルフボールは「ボール表面に亘り等間隔で配置された複数の凹状表面窪み,即ち,ディンプル11を有する球体である」から,表面を有する球体と,この球体の表面から窪んだ凹状表面窪みを有する。さらに,この凹状表面窪みは,「ボール表面に亘り等間隔で配置され」るものであり,図1及び図4の記載も踏まえると,ボールの表面には複数の凹状表面窪みが形成され,隣り合う凹状表面窪み同士の間には,窪みの生じていない部分(以下,この部分を「非窪み部分」という。)が形成されることは明らかである。そして,凹状表面窪み部分は図4の記載からみて曲線で形成されることが明らかであるから,非窪み部分の両側の凹状表面窪みの一方の凹状表面窪みを第1の凹状表面窪みとし,他方を第2の凹状表面窪みとすると,甲第1号証記載のゴルフボールは,第1の凹状表面窪みと第2の凹状表面窪みと,上記第1の凹状表面窪みと第2の凹状表面窪みの間に設けられた非窪み部分を有し,かつ,第1及び第2の凹状表面窪みが曲線である断面を持つといえる。
 次に,甲第1号証記載のゴルフボールの「ディンプルはボールの表面に渡り測地学の20面体パターンで配置されており,特に,測地学の9周期20面体パターン(図5)で配置されている。最も正確な多目的ゴルフボールは,ボールの表面全体に渡り規則的な測地学の9周期20面体パターンで配置された812個の六角形表面の窪み又はディンプルが配置され」ていることから,凹状表面窪み,すなわちディンプルは六角形表面の窪みが形成されるように配置されており,これは格子構造であるといえる。そして,複数の非窪み部分は,凹状表面窪みの間に設けられていることから,相互に連結した格子部材を形成するといえる。
 また,甲第1号証記載のゴルフボールの「ディンプルは・・・0.002インチから0.014インチの範囲の深さの組み合わせにより造られる」ことから,凹状表面窪みの底部から非窪み部分の頂部までの距離が0.002インチ~0.014インチの範囲であるといえる。
 さらに,図4の記載から,相互に連結された非窪み部分の頂部はゴルフボールの最外部であることが明らかである。
(ウ) 以上によれば,甲第1号証には,次の発明が記載されていると認定できる(以下「甲1’発明」という。)。
「表面を有する球体と,前記球体の表面から窪んだ格子構造であって,該格子構造は複数の相互に連結した格子部材からなり,各格子部材は,第1の凹状表面窪みと第2の凹状表面窪み部分と,前記第1の凹状表面窪み部分と第2の凹状表面窪み部分との間に設けられた非窪み部分を有する第1及び第2の凹状表面窪み部分が曲線である断面を持ち,前記非窪み部分は頂部を有し,各格子部材の底部から前記頂部までの距離が0.002インチ~0.014インチの範囲であり,
 前記相互に連結された格子部材の頂部はゴルフボールの最外部であり,
 前記複数の格子部材は互いに辺を共有して連結された複数の六角形状の領域を形成している
ディンプルを伴うゴルフボール。」
ウ 本件発明1と甲1’発明の対比並びに一致点及び相違点
(ア) 対比
 甲1’発明の「第1の凹状表面窪み」と「第2の凹状表面窪み」は,ゴルフボールの表面が内側に窪んだ第1の窪み部分と第2の窪み部分である点で本件発明1の「第1の凹部分」と「第2の凹部分」に相当し,甲1’発明の「非窪み部分」は,ゴルフボールの表面が外側に隆起した隆起部分である点で本件発明1の「凸部分」に相当する。
 また,甲1’発明の「球体の表面から窪んだ格子構造」と本件発明1の「内側球体の表面から延びる格子構造」とは,球体の表面に形成された格子構造である点で一致する。
さらに,甲1’発明の「六角形状の領域」は本件発明1の「6角形状の領域」に相当する。
(イ) 以上を前提とすると本件発明1と甲1’発明の一致点及び相違点は以下のとおりとなる。
a 一致点
「表面を有する球体と,
 前記球体の表面に形成された格子構造であって,該格子構造は複数の相互に連結した格子部材からなり,各格子部材は第1の窪み部分と第2の窪み部分と,前記第1の窪み部分と第2の窪み部分との間に設けられた隆起部分を有する第1及び第2の窪み部分が曲線である断面を持ち,前記隆起部分は頂部を有し,
 前記相互に連結された格子部材の頂部はゴルフボールの最外部であり,
 前記複数の格子部材は互いに辺を共有して連結された複数の六角形状の領域を形成している
ゴルフボール。」
b 相違点①
 格子構造について着目すると,本件発明1の格子構造は4.06 cm~4.32cmの範囲を有する内側球体の表面から延びる格子構造であるのに対し,甲1’発明の格子構造は,球体の表面から窪んだ格子構造である点,において相違する。
c 相違点②
 格子部材の断面に着目すると,本件発明1の格子部材は,第1の凹部分と第2の凹部分と凸部分を有する曲線の断面を持ち(すなわち,二つの凹部分と凸部分が曲線で形成されている。),格子部材の底部から前記頂部までの距離が0.0127cm~0.0254cmの範囲であり,第1の凹部分と第2の凹部分は0.38cm~0.51cmの範囲の曲率半径を持ち,凸部分は0.07cm~0.0889cmの曲率半径を持つ,ディンプルを伴わないゴルフボールであるのに対し,甲1’発明の格子部材は,第1及び第2の凹状表面窪み部分が曲線である断面を持ち,各格子部材の底部から前記頂部までの距離が0.002インチ~0.014インチの範囲であることは特定されるものの,各部分の曲率半径は不明であり,第1及び第2の凹状表面窪みと非窪み部分の間は曲線の断面ではない点,において相違する。
d 相違点③
 格子部材の球の表面方向の形状に着目すると,本件発明1の格子部材は,複数の六角形状の領域と,複数の五角形状の領域とを形成し,前記複数の五角形状の領域は前記複数の六角形状の領域の一部と互いに辺を共有して連結されているのに対し,甲1’発明の格子部材は複数の六角形の領域は形成しているものの,五角形状の領域については特定がない点,において相違する。・・・
(オ) 以上によれば,審決の本件発明1と甲第1号証発明の一致点及び相違点の認定には誤りがある。そして,この誤りは,本件発明1につき,甲第1号証発明記載の発明に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえないとした審決の判断の結論に影響を及ぼす可能性があるものである。
 そうすると,本件においては,両当事者による前記の相違点①ないし③の存在を前提とした主張立証が尽くされているとはいえない以上,審決を取り消した上で,審判において上記の点の審理を行うべきである。」

4 検討
 甲10の方は省略しました。ま,でも同じですね。
 ディンプルと言おうが何と言おうが別にいいんだけど,兎に角凸と凹があるのは確かなんでしょ!ってっつうことですね。

 ま,特許庁の審判官って理系の人なので,基本秀才タイプで融通が効かない人達ばかりです(ま,私もそうなのですけどね。)。木を見て森を見ずって感じでしょうかね。
 
 ところが,裁判官って同じ秀才タイプでも文系なので,結構融通が効いたりするんですよね~。それに下手に技術がわかっていないところもメリットだったりします。
 技術がわかりすぎると木を見て森を見ず~しょうもない禅問答に引っ掛かったりするのですね。私も気をつけないと。

 あ,こういう禅問答に引っかかるかどうか確かめる良い問題があります。これを宿題にしておきますわ。

【問い】現在の暦,平成27年時点で考えてください。
 日本全国で,上り坂と下り坂,どっちの数が多いでしょうか?

5 追伸
 毎度おなじみ流浪の弁護士,散歩のコーナーでございます。
 本日は,ここ横浜駅きた東口に来ております。
 
 いやあ,今日は暑かった~。勿論,五反田から横浜まで歩いたわけではありません。暇な私もそこまで暇ではありませんので。
 実は,私の実務修習の同じ班の人が,仲間と独立するってことで,その事務所に遊びに行ったのですね。開所のときに,事務所内覧みたいな感じでやるのが,この業界のデフォーなんです(私は当然しませんでしたが。)。

 ということでちょっくら早めに訪問し,訪問客が多くなってきたので,慌てて逃げ帰ったというところです(知らない人がたくさんいると怖いですからね。)。

 で,折角なので,その事務所の紹介みたいなものもしてもいいのですが,私の同級生!のようにシャレが分かる人ならまだしも,その辺ちょっとわかりませんので,このくらいにしておきますわ。

 さて,そういうことで,五反田に逃げ帰っての山本橋がこんな感じです。
 
 いやあ若葉というか,桜もすっかり青々としてきております。空の青さも夏が近いなあって感じですね。
 今日は外でも半袖の人をかなり見かけました。いい季節になりつつありますねえ。




【答え】
 同じに決まってんじゃん。

 右と左と同じで,行く人の方向で上り坂になったり下り坂になったりするだけ~。
 あ,高速だとか一方通行がどうのこうのって思った人もいると思いますが,まあ,屁理屈んじょう言う融通ん効かん,おもしんねえやっちゃと思われていること請け合いです。ムハハハ。

6 追伸 17/2/20
 本件について,戻りの無効審判について,更に審決が出て,更にそれの取消訴訟がありました。
  知財高裁平成28(行ケ)10100号(平成29年2月8日判決)です。

 禅問答から,一転して,普通の争いとなりましたが,結論としては,進歩性ありということですね。やはり,画期的は発明であることは明白だったようです。

 引例との差が大きかったり,動機付けなし(阻害事由あり)だったりすると,さすがに進歩性を否定するのは難しい所でしょうね。

 
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