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知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 概要
 本件は,原告ら(被控訴人)が,その平成17年10月18日付け出願に係る特願2007-542886につき,誤った内容を記載した手続補正書を提出したのに対し,特許庁審査官が,上記手続補正に係る特許出願につき,平成23年10月31日付けで拒絶査定を取り消し,特許査定をする旨の決定をし(本件特許査定),原告らが,本件特許査定につき取消しを求める旨の行政不服審査法(行服法)に基づく異議申立てをしたのに対し,特許庁長官が,平成24年4月26日 付けで却下決定をした(本件却下決定)ことに関し,被告(控訴人)の国に対し,主位的には①本件特許査定が無効であることの確認(行政事件訴訟法(行訴法)3条4項所定の抗告訴訟と しての無効確認訴訟),②本件却下決定の取消し(行訴法3条3項所定の裁決取消訴訟)及び③特許庁審査官につき本件特許査定を取り消すことの義務付け(行訴法3条6項2号所定の申請型義務付け訴訟)を求め,予備的には①本件特許査定の取消し(行訴法3条2項所定の抗告訴訟としての取消訴訟),②本件却下決 定の取消し(上記主位的請求②と同じ),③特許庁審査官につき本件特許査定を取り消すことの義務付け(上記主位的請求③と同じ)を各求めた事案の控訴審です。

 ま,要するに,事務所の弁理士がしくじった補正書を出した所,審査官もよく確かめもせず,ネゴとおりと思ってそのまま特許査定をした所,後で気づいたという事案です。

 ほんで,一審の東京地裁民事29部(当時大須賀さんの合議体でした。平成24年(行ウ)591号,平成26年03月07日判決)は,本件特許査定の担当審査官には,本件補正が被控訴人らの真意に基づくものであるかどうかを確認すべき手続上の義務があったにもかかわらずこれを怠った重大な手続違背があるとし,かかる瑕疵をもって本件特許査定が無効であるとは認められないものの,本件特許査定は違法として取消しを免れないとし,被控訴人らがした上記異議申立ては適法であるから,これを不適法とした本件却下決定は誤りであり,本件特許査定取消しの訴えは出訴期間を遵守しているなどとして,予備的請求のうち本件特許査定の取消し及びこれを前提とする本件却下決定の取消しを求める限度で,被控訴人らの請求を認容しました。

 巷でもちょっと話題になりましたよね,特許査定不服の訴訟で,特許査定が取消しになったってことで。このブログでも書きました。
 「個人的には,上訴して欲しいなあと思いますね。特許庁もこんな変な義務があるなんて言われてまさか黙っちゃいないですよね~,ね~。」って。
 まあ,こんな迂闊な弁理士というか事務所を救わなくてもいいんじゃねえのって思った次第です。

 ほんで,知財高裁3部(石井さんの合議体ですね。)は,控訴人(国)の一審敗訴部分を取消しました。つまり,特許査定の取消し,なし~よってことです。
 迂闊な弁理士というか事務所というかを救わず,高い損害賠償金を当事者に払ってケリつけるんだね,ってことです。

 やったね~特許庁!裁判所もGood job!(私はblow jobが好きですね~)。

 一審での,原告の気持ちはわかるけど,こんなんで・・というのをよくまあ否定してくれました。実に清々しいです。

2 問題点
 問題点はやはり行政事件上の論点があるのですが,ポイントは絞られます。

 まず,一審でも論点になった特許査定に対する不服申立てってあり?なし?って所です。
 端的に言えば,特許法特許法195条の4,
査定又は審決及び審判若しくは再審の請求書又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
の「査定」に特許査定も含まれるか?ってやつです。

 仮にこの「査定」に特許査定も含まれるならば,行政不服審査法による不服申立てはできなくなりますので,出訴期間を過ぎているのではないかということがさらに問題となります。

 つぎに,一審でのポイント,特許査定を取消さなければいけないほどの,審査官の義務違反があったかどうかです。

 さらに,特許査定の取消しを超えて,そもそも特許査定が無効となるのではないかという論点もあります。

 一審では上記のとおり,「査定」の中に,一部の特許査定も含まれる(他の一部は含まれないってことです。)として,つぎに審査官の義務については,「補正の趣旨・真意について特許出願人に対し確認すべき手続上の義務を負う」として,義務違反ありだから取消し!としたわけですね。

 さて,知財高裁はどう判断したのでしょうか。

3 判旨
・「査定」に特許査定も含まれるか?
「以上のとおり,法における「査定」の用法,法195条の4の規定の制定経過等に照らして,「査定」の文言は文理に照らして解することが自然であり,このように解しても,特許査定の不服に対する司法的救済の途が閉ざされるものではないこと,特許査定に対し,司法的救済のほかに行政上の不服申立ての途を認めるべきかどうかは立法府の裁量的判断に委ねられており,その判断も不合理とはいえないことからすれば,法195条の4の「査定」が拒絶査定のみに限定され,あるいは,処分に審査官の手続違背があると主張される場合の特許査定はこれに含まれないと解すべき理由があるとは認めることができない。
 そうすると,法195条の4の規定により,本件特許査定に対して行服法による不服申立てをすることは認められないから,本件異議申立ては不適法なものであって,これを前提として,本件訴訟における本件特許査定の取消しの訴えについて行訴法14条3項の規定を適用することはできない。」

・審査官の義務違反があったかどうか?
「イ 本件補正書の記載は錯誤により無効となるか
(ア) 以上のとおり,法は,書面主義の下で,錯誤による書面の記載内容と真意との間の齟齬の是正については厳格な要件の下にのみこれを許容しているものといえるから,ある書面が,作成者の真意とは異なる内容の記載になっていたとしても,その真意を問わず,書面の記載に従って手続が進められるものであって,そのことは,我が国における特許出願,審査のルールとして,手続に関わる者において周知のことといえる。
 そうすると,仮に,真意と異なる記載について,法の規定によらずに,一般的な意思表示の錯誤を理由としてその効果を否定することができる余地があり得るとしても,それは,上記のような法の趣旨に照らしても許容することができる場合に限られるというべきである。そして,上記の法の趣旨を勘案すると,そのような錯誤が認められる場合としては,その齟齬が重大なものであることに加えて,少なくとも,当該書面の記載自体から,錯誤のあることが客観的に明白なものであり,その是正を認めたとしても第三者の利益を害するおそれがないような場合であることが必要であるというべきである。
 そこで,上記の観点から,本件補正書の記載内容について錯誤による無効が認められるか否かを,以下に検討する。
(イ) 前提事実及び弁論の全趣旨によれば,本件補正書に記載された本件補正の内容は,被控訴人らが真に意図していたところとは異なるものであると認められる。
 しかしながら,本件補正書の記載内容は,補正前の特許請求の範囲を減縮しようとするものであって,同書面の記載上,特段の問題があるとは認められない。また,本件補正書と同時に提出された審判請求書(甲9)の記載を見ても,同請求書には,「上記補正は,請求項1において,R1をフッ素に限定し,R2を塩素に限定し(特許請求の範囲の限定的減縮にあたります)・・・適法な補正です。」と,R1及びR2の組合せが明確に特定されており,この記載に照らしても,一見して本件補正の内容に疑義を容れる余地があるとは認められない。そうすると,本件補正書の記載については,上記のとおり,審判請求書の記載内容とも整合し,それ自体整ったものといえるから,その記載自体から,錯誤があることが客観的に明白なものと認めることはできないし,その是正を認めた場合に第三者の利益を害するおそれがないということもできない。
 したがって,被控訴人らに錯誤があったことを理由に,本件補正が無効であるということはできず,この点に関する被控訴人らの主張は,採用することができない。
ウ 被控訴人らの主張について
(ア) 被控訴人らは,本件補正が,本件拒絶査定において指摘された拒絶理由を解消していないこと,本願発明から化合物10を除外していること,実施可能要件,サポート要件及び明確性要件を充足しないという新たな拒絶理由を生じさせていること,担当審査官との電話面接において事実上合意した補正内容と著しく異なることからすれば,本件補正が被控訴人ら(担当弁理士)の過誤・誤記によるものであることが担当審査官に明らかであったとして,担当審査官が,本件補正の内容が被控訴人らの真意に沿うものであるかどうかを確認すべき義務を怠ったと主張する。
(イ) しかしながら,前記アにおいて検討した書面主義の考え方からすれば,書面の記載内容はその提出者の意思を反映しているものとして取り扱われるのであり,特許出願においては,願書や添付書類,補正書に記載されたところの特許出願が審査官による審査の対象となる。そうすると,審査官は,出願人の出願に係る上記書面に記載された発明が,特許要件を満たすかどうかを判断すれば足り,これを超えて,出願人の出願内容がその真意に沿うかどうかを確認すべき義務を負うものではないというべきである。
(ウ) なお,仮に,上記書面の記載内容が出願人の真意に沿うものではないことが審査官において明らかな場合に限り,上記のような義務を観念する余地があるとしても,本件において,本件補正についての被控訴人らの錯誤が客観的に明白であるとはいえないことは前記イのとおりである。
(エ) 被控訴人らは,さらに,担当審査官にとって,被控訴人らの上記錯誤が特に明白であったということのできる事情があるとして,本件補正が,本件拒絶査定において指摘された拒絶理由を解消していないこと,本願発明から化合物10を除外していること,実施可能要件,サポート要件及び明確性要件を充足しないという新たな拒絶理由を生じさせていること,担当審査官との電話面接において事実上合意した補正内容と著しく異なることなどを指摘する。
 しかし,上記指摘の内容は,多くは本件特許査定に係る審査自体に関わる問題というべきである。そして,後記(5)における検討に照らせば,それらの主張を勘案してみても,本件補正書における本件補正の内容が,担当審査官において,錯誤によるものであることが明白なものであった
と認めることができるような事情があったということはできない。
 したがって,被控訴人らの指摘する事情から,担当審査官において,本件補正が被控訴人らの真意に基づいていないことを知り,又は真意に基づいていないと疑うべきことが明らかであったということはできないから,同審査官が,被控訴人らが主張する確認義務を負うということはできない。
 よって,被控訴人らの上記主張は,いずれも採用することができない。そうすると,本件補正が錯誤により無効であることを前提とする本件特許査定の無効の主張は理由がない。」

・そもそも特許査定が無効となるのではないか?
「そうすると,被控訴人らが主張するように,審査官が,特許出願に対する審査を全くすることがなかったか,あるいは実質的にこれと同視すべき場合には,これによる査定には,法の予定する審査を欠く重大な違法があるというべきである。もっとも,法が特許無効審判の制度を設けていることからすれば,特許要件の判断等について審査官がした審査の内容に誤りがあるとされるにとどまる場合には,同審判における無効理由として,同審判による是正が検討されるべきことになるものと解される。
ウ 以上によれば,本件においては,担当審査官による本件特許査定に至る本件特許出願に対する審査について,審査を全くすることがなかったか,あるいは実質的にこれと同視すべき場合と評価し得るような事情が認められ,本件特許査定の無効事由を導く重大な違法があるかどうかを検討すべきことになる。・・・
 以上の認定判断を踏まえ,本件特許査定について,担当審査官による審査がされなかったか,実質的にこれと同視することができる場合であるかについて検討する。
 前記ウによれば,担当審査官は,本件補正が審査基準に照らせば新規事項の追加に当たることについては,これを看過したといわざるを得ない。
 しかし,前記イに検討したところによれば,本件補正後の本願発明が特許要件を具備しているかどうかについては,本願発明の進歩性,請求項の明確性,明細書のサポート要件及び実施可能要件について,それぞれ検討を経た上で本件特許査定に至ったと評価することができ,その検討過程や検討結果が,明らかに不合理であるとまでいうことはできない。
 このような担当審査官による審査の内容を全体としてみれば,それが,およそ審査の体を成すものではなかったとか,あるいは審査していないに等しいものであったと評価することはできないものというべきである。そして,担当審査官が新規事項の追加の点を看過したことによって,本件特許査定に係る特許が無効理由を含むこととなったとしても,その点は,無効審判請求における判断対象となるにとどまり,これによって直ちに,担当審査官が全く審査をせず,あるいは実質的に審査をしなかったのと同視すべき場合において本件特許査定をしたことが裏付けられるということはできない。
 以上によれば,担当審査官が,審査を全くすることなく,あるいは実質的に審査をしなかったのと同視すべき場合において本件特許査定を行ったと認めることはできない。」

4 検討
 まず,「査定」の中に一部の特許査定だけを含むとしたら,コストが膨大になってしまいますよね。
 ここでいうコストって,大陸法に比べて英米法ってコストが高いよね,みたいなもんです。どういうことかというと,大陸法って,制定法ですので,六法全書(片手で収まりますね。)があれば事足ります。法源の調査のコストは大したことがありません。
 他方,英米法って判例法ですので,その法源は膨大な数です。事件の数=法源の数ってことですから,書庫一杯でも足りない~調査のコストが膨大になるわけです。
 だから,この結論でよろしいのではないかと思います。
 
 つぎに,審査官などの義務ですが,一審で認定したような義務なんてあるわけねえじゃん。一審って本当何か事務所側に気を遣ったような判決で,実に胡散臭いですよね。
 ですので,結論もこの控訴審の方がシックリします。

 珍しく特許庁の肩を持ちますなあって,いや私元々寄らば大樹の陰,野球は巨人,車はトヨタ,政党は自民党っていう,長いものには巻かれろ派ですので。
 私は私の思うがまま~♪です。

 ところで,この出願の代理をしたのは,一審のときも指摘しましたが,某大手事務所ですね。いやあ,大手に頼めば安心ってことはないようです!

 で,一審のときはようわからなかったのですが,年度が変わり,特許データベースのJ-プラットパットが使えるようになりました。
 これなかなかいいですよね。まず,クエリの所に,わざわざ半角にして入力する必要がなくなりました。本件の場合,出願番号である2007-542886という全角を入れてもちゃんと出ます。
 次に,審査書類が見れるのがいいですよね。つまり,殆どの一件書類が見れるのです。勿論タダです。
 従前は,インターネット出願のやつで閲覧謄写の申請でもしないといけなかったのですが,これも便利です。

 で,何が言いたいかというと,この件で問題になったヘマした担当の弁理士が誰かわかります。
 いやあ,吹きましたね~。
 しかし,こんなヘマするようなら,悪いことは言いません,この私のような能力十分な者にお任せあれ~。

 さらに問題なのは,実は,この出願でのヘマ以外に,別のヘマもあるのです。
 当事者には断ったのだと思いますが(じゃないと大変なことです。),上記の判旨のとおり,被控訴人は,余計な無効主張をしているのです。
被控訴人らは,本件補正が,本件拒絶査定において指摘された拒絶理由を解消していないこと,本願発明から化合物10を除外していること,実施可能要件,サ ポート要件及び明確性要件を充足しないという新たな拒絶理由を生じさせていること・・・からすれば,
 なんて,主張しております。

 それに応じたのがどうか知りませんが,裁判所も「そうすると,本件補正は,本願請求項1に記載の化合物の組成について,R1及びR2がそれぞれ複数の選択肢の組合せによって特定されていたのを,その組合せのうちR1をフッ素,R2を塩素とするものに限定するものであるから,法17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではあるが,実施例に製造方法及び細胞成長抑制実験結果が何ら示されていない特定の組合せに限定するに至るものであるから,審査基準の上記記載に従う限り,いわゆる新規事項の追加に当たり,同条3項に反し許されない補正であったことになる。」と,新規事項追加の無効理由があるって認定しちゃっています。

 この出願って今後どうなるかわかりませんが(上告等の可能性はあり),特許査定はそのままの確率が高いです。にも関わらず,この段階でこんなことを裁判所で主張し,裁判所もそんな認定しているのですから,権利行使できるわけがありません。
 自分で無効と主張した上に,裁判所から別の無効理由も見つけられたのです。エストペルないし信義則ですかね。

 訴訟戦略上のこととは言え,極めてマズイのではないかと思いますよ。

 さらに,被控訴人は,「被控訴人らは,担当審査官が特許査定の対象を誤ったか,あるいは取り違えたに等しく,担当審査官も対象につき錯誤に陥っていたとも主張する。」という主張もしていたようです。相手方をバカにするような主張は,お行儀の良い裁判官が嫌うものです。実に筋が悪い主張ですね。

 いやあ所属弁理士のヘマを取り繕うためとは言え,ここまでやりますかね~って感じがします。
 え?なに?実際の作業は,その所属弁理士ではなく,別の若手がやったって?その所属弁理士には責任がないって?ああ,特許事務所の場合は,よくあるパターンですよね。無資格者とかが色々やるってえのはね。
 でもそれだと今度は弁理士法違反になるんじゃないですかね。倫理研修で習わなかった?

 ま,兎も角も,自分でやったならボケボケのヘボヘボだし,他人にやらせたなら弁理士法違反~♡,どっちにしても,焼きが回ったって感じですね。ムハハハ。

5 追伸
 東京は本日は不安定な天気のようです。先程まで弁理士の先生と打ち合わせをしていたのですが,その先生の特許庁近くの事務所は雨だった模様です。
 他方,こちらの五反田は,今のところ,雨なし!です。雷がゴロゴロ聞こえてた時間はあるのですが,結局降らずじまいです。
 で,おかげで,目黒川はもうとんでもなくドブ臭いです。上流で大雨だったのが,そのまま目黒川に流れ込んでヘドロ部分をかき混ぜたのでしょうね。自然というのは面白いものです。

 あ,そうだ,そうだ。昨日のサッカー見ましたか?W杯の最初の予選です。
 ひどいもんでしたね。去年のW杯のコートジボワール戦でのコートジボワールが勝ち越した時間からの攻め,ギリシャ戦での後半30分過ぎからの攻め,を見ているようでした。香川が真っ先に変えられるっていうのも,デジャヴかなと思いましたね。

 基本,ああやって,相手が現状維持でいい,他方こっちは現状破壊しないといけない,っていうときに方法が乏しいままです。

 本田選手とかは個の力とか言うのかもしれませんが,私は違うと思います。個の力なんて言い出したら,強豪国の人達に叶うわけがありませんもん。
 強引なドリブル突破で,そういうときに崩せる選手がいりゃあそりゃいいですよ,でもそんなの,ウルトラQで,ああウルトラマン出て来ないのかなあみたいなもんです。そういうのもオプション的には準備してもいいとは思いますが,メインはそれじゃあないです。

 真ん中だけではなく左右に振って地道に崩す,突破するドリブルではなく反則狙いのハッタリドリブルなどなど戦略としてのカードが足りなすぎって感じです。ワンパターンだと相手は怖くないですよね。相手が怖くなり予想にない思ってもみないことをどれだけ決めカードで持っているか,これが大事ですわ。
 勿論,そんなの本番で初めてやってできるわけありませんから,普段の練習のときにたくさんやっていないといけません。

 ということからすると,今回の結果は端的に準備不足ってわけです。でも,相手はかなり前に決まっていたというのにね。まあちょっと監督の交代とかあって,酷な部分もありますが,去年のW杯から何の進歩もしていないのは,頭を使っていないって所ですね~。
 個々の力なんて,日本にはないんですから,頭を使わないと~。そうじゃないと勝てませんなあ。

 いやあ私は,サッカー,本当代表戦しか見ませんが,結構わかりますね~。去年のW杯の日本の代表戦の結果をほぼ的中させたのは伊達じゃないですわ。つーか,そんな素人でもわかる簡単なことを,プロなのにやれないってことが問題だってことですわ。
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