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知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 耳の早い人はもう知っていると思いますが,ついに色彩のみからなる商標が登録になるそうです。

 新しいタイプの商標について,このブログで導入直後にちょっとだけ触れたことがあります。しかし,その後はサッパリですねえ。
 ま,新しいタイプの商標を出願する所はどこかというと,基本大企業なのですね。私は中小ベンチャーのお客さんが多いので,商標登録出願を頼まれても,一般的な従来とおりのものだけです。
 となると,去る者は日々に疎しってことで,この新しいタイプの商標の話題からも遠ざかっていたわけです。

 でもあれから約2年。漸く色彩だけの商標が登録になるという発表が,経産省のサイトでありました。ただ,何故特許庁のサイトじゃないのだろう?というのは不思議です。
 恐らく特許庁は経産省の外局に過ぎませんので,重要なことは本社というか宗主国というか,そちらがやるわけです。まあ日本とアメリカのような関係と言えばわかりやすいですかね。ムフフフ。

 兎も角もちょっと見たら,2件
  一つは,トンボ鉛筆の,「消しゴム」の指定商品で,例のMONO消しゴムのパッケージデザインの複数の色彩ですね(青,白,黒)。
 もう一つは,セブンイレブンの35類で,やはりこちらも,街頭のマークの複数の色彩ですね(オレンジ,緑,赤,白)。

 ということで,単色は無理なようですね~。今回登録になりそうなものは,パッと見ても,あああれだ~とわかります。識別力は結構ありますね。

 ということになると,この手のタイプしか登録できないような気もしますが,どうなんでしょ。

2 さて,いつの間にやらもう3月です。いよいよ花見ももうすぐですわ。でも,よく考えると早いなあ。
 ということで,毎度おなじみ流浪の弁護士,散歩のコーナーです。本日は,いつも早い花見が見られる,ここ目黒川沿いのポイントに行ってきました。
 
  ちょっと,変じゃないですかね。では,去年の3/28の写真と比べて見てみましょう。
 
 おっと,桜の枝がありません。向こうの枝垂桜の方は変わりませんが,その手前の桜がないのです。木ごと無くなってしまったようですね。いやあここはしょっちゅう通っていたのですが,いつ無くなったのかなあって感じです。

 ここにあった桜は早く咲くので良かったのですけどねえ。
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1 概要
 本件は,原告が,双日ジーエムシー株式会社(双日GMC)の請求した本件各商標登録の取消審判に係る各審判手続(審判手続)及び同審判についてされた各不成立審決の取消訴訟に係る訴訟手続(審決取消訴訟手続)に関し,原告の有する商標権の独占的通常使用権者であった被告に対し,①被告は,本件ライセンス契約に基づき,被告の費用と責任において,必要に応じて原告から委任状を取得するなどして弁護士を選任し,審判手続及び審決取消訴訟手続において防御させるべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために原告に弁護士費用相当額の損害を与えた,②被告は,本件ライセンス契約に基づき,原告が審判手続及び審決取消訴訟手続において支出した弁護士費用を補償する義務を負う,③被告は,本件ライセンス契約に基づき,審判手続に利害関係人として参加し,また,審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために原告に弁護士費用相当額の損害を与えた,と主張して,債務不履行を原因とする損害賠償請求権(民法415条。上記①又は③)に基づき,又は本件ライセンス契約の定める補償義務履行請求権に基づき(上記②),損害賠償金又は求償金1962万8682円(原告が支払った弁護士費用相当額)及びうち1883万4725円に対する請求後の日(内容証明郵便到達の日の翌日)である平成27年8月25日から,うち79万3957円に対する請求後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年2月13日から,各支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案です。

 これに対して,東京地裁民事29部(嶋末さんの合議体ですね。)は,請求をすべて棄却したものです(つまりは理由なし)。

 ま,このブログでは面白判決しか紹介しないのが原則なのですが,これはちょっと違います。
 強いて言えば,関連事件をここで書きましたので,その続きということでしょうか。
 さらに言えば,踏んだり蹴ったりだなあこりゃ~(その意味では面白判決かも)という所もあったからです。

2 問題点
 問題点は,このIBEXとチヨダ間の契約について,チヨダに債務不履行等が見られるか?ということになります。

 とは言え,関連事件の経緯が重要です。

 詳細には,私の前のブログの記事を見てもらうと良いのですが,掻い摘みます。

 IBEXとチヨダ間の契約では,IBEXに商標権のあるサンダルについてライセンスを付与されたと思われます(スニーカーの商標権はもっていません。)。それ故,チヨダの自社製品はサンダルだったのです。
 しかし,そのサンダルは,商標権のないスニーカーに似ていた!(そういうサンダルがが流行った時期がありましたよね。)

 そのため,スニーカーの商標権者である双日GMCが怒って,ライセンシーによる変な商標の使用だから取り消しじゃ!と取消審判を提起し,そこではIBEXは勝ったのですが,結局審決取消訴訟でIBEXは負けてしまいました。
 ほんで,結局IBEXの商標は取消の憂き目に遭ったわけです。

 つまり,ライセンシーが変なことをやって商標が取消されたので,その落とし前をどうつけんじゃ!というのが本件なわけです。

 普通に考えれば,ライセンサーたるIBEXは被害者と言えるわけです。

 ですが,上記のとおりの結論です~。なんでかなあ~。

3 判旨
「1 争点1(被告は,本件ライセンス契約に基づき,被告の費用と責任において,必要に応じて原告から委任状を取得するなどして弁護士を選任し,審判手続及び審決取消訴訟手続において防御させるべき義務を負っていたか)について
(1) 原告は,双日GMCによる本件各審判請求及びこれに引き続く本件審決取消訴訟の提起は,本件契約書7条2項にいう「甲(判決注:被告)の販売方法に起因してクレームを受けた」場合に当たるから,被告は,本件ライセンス契約に基づき,これらをすべて被告の責任と負担において解決すべき義務,具体的には,被告の費用と責任をもって弁護士を選任し,必要に応じて原告から同弁護士宛の委任状を取得して,審判手続及び審決取消訴訟手続において防御させる義務を負っていたと主張する。
(2) 双日GMCが行った本件各審判請求は,商標法53条1項に基づくものであるところ,同条項に基づく審判請求が可能となるのは,法文上,「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき」(判決注:下線を付した。)である。
 しかるところ,本件契約書7条は,1項において,「本契約に基づく本件商標の使用に関し,第三者よりクレームまたは訴訟の提起を受けた場合,あるいは第三者による本件商標の侵害行為を発見した場合,甲乙丙は直ちにその旨をそれぞれに連絡し,当該クレームまたは訴訟に対する防御あるいは第三者による侵害行為の排除を共同して行うものとし,これに要した費用負担については,甲乙丙が協議の上定めるものとする。」(判決注:下線を付した。)と規定しているのであるから,双日GMCが行った本件各審判請求及びこれに引き続く本件審決取消訴訟については,「本契約に基づく本件商標の使用に関し,第三者よりクレームまたは訴訟の提起を受けた場合」に当たる(少なくともこれに準ずる)ものとして,本件契約書7条1項が適用されるものと解するのが相当である。
(3) これに対し,原告は,本件契約書7条2項の文言上,クレームをする者が一般消費者であるか,クレームを受けた者が被告であるかなどについて限定はないから,同クレームが被告の販売方法に起因したものであれば,本件契約書7条2項が適用されるべきであって,双日GMCによる本件各審判請求は,被告の販売方法に起因するクレームであるから,同条項が適用されるべき旨主張する。
 そこで検討するに,本件契約書7条は,まず1項において,「本契約に基づく本件商標の使用に関し,第三者よりクレームまたは訴訟の提起を受けた場合,あるいは第三者による本件商標の侵害行為を発見した場合,甲乙丙は直ちにその旨をそれぞれに連絡し,当該クレームまたは訴訟に対する防御あるいは第三者による侵害行為の排除を共同して行うものとし,これに要した費用負担については,甲乙丙が協議の上定めるものとする。」と規定し,商標の使用に関して生じた紛争については,原則として1項により規律されるべき旨を明らかにしている。ここで,本件ライセンス契約上,被告は,原告から許諾を受けて本件各商標を使用する(本件各商標の付された指定商品を販売する)立場にあるから,1項にいう「本契約に基づく商標の使用」の主体が被告となることは,本件ライセンス契約が当然に想定していることである。もっとも,商標の使用といっても,当該商標が使用された商品の品質に欠陥があり,又は商品を販売する際の販売方法に問題があって,このために顧客等に損害を及ぼすなどしたというような紛争が発生した場合には,かかる紛争は,形式的には商標の使用行為によって生じたものではあるが,実質的には商標に関する紛争とはいい難く,当然に,商品を実際に製造し,又は販売した者(被告)が責任を負担してしかるべき性質のものということができる。本件契約書7条2項に「本件商標を付した指定商品の品質上の欠陥及び甲の販売方法に起因してクレームを受けた場合は,全て甲の責任と負担において処理解決をすることとする。」とあるのは,このような認識に立って,被告が販売する商品の品質に欠陥があり,又は商品を販売する際の販売方法に問題があったために顧客等から苦情を受けた場合など,実質的にみて商標に関する紛争とはいえない場合には,被告がその責任において同紛争を処理解決すべき旨を規定したものと解するのが相当である。双日GMCによる本件各審判請求は,原告の主張によっても,①被告商品が,双日GMC商品と酷似していること,②両商品において付された商標の位置や種類がほぼ同じであること,③両商品とも,被告の店舗において紛らわしい売り方をされていたことなどを理由にしてされたというのであり,上記③のように,「被告の販売方法」に着目してされた主張も存在するものの,本件各商標を付した被告商品の販売が,双日GMCの業務に係る商品(双日GMC商品)と混同を生ずるものであるかが問題とされているのであり,実質的に見て商標に関する紛争でないとはいい難い。むしろ,前記前提事実及び証拠(甲1,4,6)によれば,双日GMCの保有する関連各商標権は,平成20年10月29日に(分割前の)本件各商標権から指定商品を「履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパを除く」)」とする商標権が分割移転されたものであり,関連商標1ないし同5と本件商標1ないし同5とは,それぞれ同一の商標であって,関連各商標登録の指定商品である「履物・・・但し,履物(サンダル靴,サンダルげた,スリッパを除く)を除く」と本件各商標登録の指定商品である「履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパを除く」)」とは,形式的には重複しないものの,相互に類似する関係にあると認められるから,本件各審判請求は,商標に関する紛争そのものというべきであって,本件契約書7条1項にいう「本契約に基づく本件商標の使用に関し,第三者よりクレームまたは訴訟の提起を受けた場合」として,同項により規律されるべき性質のものというべきである。
 また,前記前提事実及び証拠(甲3,7,乙9)によれば,原告は,本件各審判請求を受けた後,双日GMCの審判請求の理由を認識した上で,本件覚書に調印し,本件各商標登録を取り消す旨の審決が確定したときは,既払ミニマムロイヤリティの一部を被告に返還することや,被告が販売することができなくなった在庫商品につき一定の補償をすることを約したことが認められ,他方,原告が,上記調印当時,被告に対し,審判手続への参加その他の協力を求めたり,原告が同手続のために支出し又は支出することとなる弁護士費用の負担を求めたりした形跡がないことからすれば,原告は,本件覚書を調印した平成25年10月1日当時,被告ではなく,本件各商標権の商標権者であって,本件各審判請求における被請求人である原告こそが,本件各商標権を維持できるよう努め,本件ライセンス契約に基づく被告の利益を擁護すべき立場にあった旨認識していたことは,明らかである。
 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(4) 以上によれば,双日GMCによる本件各審判請求及び本件審決取消訴訟の提起について本件契約書7条2項が適用されることを前提として被告の債務不履行をいう原告の主張は,その前提を欠くものであって,理由がない。」

4 検討
 この事件の訴訟物と請求原因を見て,いやいやいや,変な商標の使用をしたのが被告なんだから,そこを正面からストレートに債務不履行で問えばいいんじゃないの!という感想を皆様持つと思います。

 私も最初は何でこんな弁護士費用の補償とか,そういう回りくどいことをしているのかと思いました。

 しかし,契約上こういう条項もあったようです。
第2条(指定商品に対する指示)
1.甲は,本件商標を付そうとする指定商品についての試作品を作成し,丙に確認を受け納品時に丙の指定する数量(品目,色ごとに2点づつ)の現物商品を提供する。
2.丙は,試作品に付き検討し,本件商標を付する商品として妥当と判断したときは,本件商標を付して甲が販売することを了承するものとする。
3.甲は,丙の提供する証紙を指定商品の全てに貼付することとする。
4.甲は「指定商品」を契約締結の日より起算して180日以内に販売するもの
とする。」(なお,株式会社チヨダ(以下「甲」という)と株式会社IBEX(以下「乙」という)と株式会社ボーンズ(以下「丙」という)です。)
 丙と乙の関係がよくわかりませんが,チヨダに並べられたスニーカー風サンダルはチヨダが勝手にやったのではないようです。

 また,こんな条項もあります。
第10条(損失補償)
1.乙は,本件商標が無効となったときは,遅滞なく甲及び丙に通知するものとする。
2.本件商標が無効になったとき,または前条の規定により本契約が解除されたとき乙及び丙は,甲より支払済みのミニマムロイヤリティ,ロイヤリティ,証紙代金を速やかに返還するものとする。
3.前項の返還をもって,甲はその他の損失補償を乙及び丙に請求しないものとする。
 結構,ライセンサーがバーゲニングパワーで弱かったのかなあと思える条項です。

 ま,要するに,チヨダがバーゲニングパワーで強かったために,契約でライセンシーの方にリスクを課すような条項を設定出来無かった,ということでしょう。
 なので,IBEXとしては,ライセンシーのやったことにもかかわらず,商標権は無くなるわ,応訴に応じざるを得ず,弁護士費用の負担はあるわで踏んだり蹴ったりになったわけです。

 とは言え,これは商標権の管理をやっている所やそこでの契約書をレビューする弁護士には実に勉強になる事例ではないでしょうか。
 商標制度は私益保護だけではなく,公益保護の面があります。なので,古くから商標権侵害罪が親告罪ではなかったという面があります(TPPのときに勘違いされた自称専門家も多いと思いますけどね。)。

 そのため,取消審判も様々のものが用意されており,特許には無い類型が結構あります。そうすると,特許のライセンス契約とパラレルに作ってしまうと,そういう商標ならではの制度に穴が出来るわけですね。

 勿論,知ってはいるものの,立場の強弱でどうしてもそんな規程を盛り込むことが出来ない!って場合もあります。私もどちらかと言うとそんな立場で起案したりレビューしたりすることが多いです(何せ弱小弁護士ですからね。)。

 ですが,もし立場的にそういう条項を盛り込むことが出来るのにもかかわらず,知らずに適当に特許の雛形を流用したり,ネットで探してきた雛形を流用したりしたらどうなるんでしょ?

 餅は餅屋ですよ(ステルスマーケティングですよ。)。


 あと,気になったのが,原告のIBEXが被告のチヨダに被せようとした弁護士費用ですが,「原告は,前記(4)の取消審判請求事件の手続(審判手続)及び上記(5)の審決取消訴訟事件の手続(審決取消訴訟手続)の弁護士費用(弁護士報酬及び経費を含む。以下同じ。)として,平成27年8月20日までに,***事務所から合計1962万8682円の請求を受け,平成28年2月1日までに,その全額を同事務所に支払った。」とのことです。

 審判5件,訴訟5件とは言え,いやあ良い値段ですわ。私もいつかこれくらいの弁護士報酬を請求してみたいですわ~本当。
1 概要
 本件は,原告(ベストライセンス株式会社)が,登録第5753538号商標(本件商標)について特許庁長官に登録異議申立て(本件登録異議事件)をしたのに対し,特許庁審判官が本件商標の商標登録を維持するとの決定(本件維持決定)をしたことから,被告に対し,①本件維持決定の取消し,②本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付け,③商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が,憲法13条後段及び73条1号前段に反し違憲無効であることの確認,④本件登録異議事件の審理において商標登録異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが,憲法13条後段,31条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,⑤商標登録維持決定に対する不服申立てができない旨規定する商標法43条の3第5項が,憲法13条後段,76条2項後段,32条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,⑥本件登録異議事件の審理において口頭審理をしなかったことが,商標法43条の6第1項ただし書に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認,⑦本件登録異議事件の審理において原告が上申した引用出願を審理しなかったことが,商標法43条の9第1項の趣旨に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認をそれぞれ求める事案です。

 要するに,異議申立てをしたものの,維持決定が出てしまったため,それに不服の異議申し立て人が,上訴したというものです。

 まず,本件商標ですが,以下のような商標です。


【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
第12類  陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),動力伝導装置,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・三輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
【出願日】平成26年11月18日(2014.11.18)
【商標権者】 トヨタ自動車株式会社

 例の燃料電池車!の商標なわけです。

 で,これに異議申し立てをしたのが,ベストライセンスだったので~す。あれ?,この会社の名前どこかで聞いたことがあるぞ。

 結論的には,「本件訴えを却下する。」という,珍しい却下判決ですね(合議体は,知財高裁1部の設楽さんの所です。)。

2 問題点
 問題点は,色々あります。
 とは言え,そもそも,維持決定に不服申立てができるかどうかという問題があります。

 条文から行きましょうね。
(決定)
第四十三条の三  
4  審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5  前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

 ま,ということなので,もうこの時点でアウト!という気がします。

 登録異議の申立てって要するに再審査みたいなものだから,権利者に不利にグニャグニャにするのではなく,早期に確定させる必要があるわけですね。
 それに,不服があるなら,無効審判っていう手もありますから。

 ということで,本質的にはこれでおしまいです。

 原告の代表者は元弁理士でしょうから,この条文は当然知っているはずです。ですので,このままだと,却下判決は必至ということもわかっていたでしょうから,②から⑦の請求をくっつけたわけです。

 だからと言ってね~??って所ですわな。

3 判旨
「第3 当裁判所の判断
1 請求の趣旨第1項に係る訴えの適法性について
 商標法43条の3第4項は,審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が同法43条の2各号所定の登録異議事由のいずれかに該当するものと認めないときは,その商標登録を維持すべき旨の決定(以下「維持決定」という。)をしなければならない旨を規定し,また,同条の3第5項は,維持決定に対しては不服を申し立てることができないと規定している。そうすると,同項の規定によれば,本件維持決定に対しては不服を申し立てることができないのであるから,請求の趣旨第1項に係る本件維持決定の取消しを求める訴えは,そもそも同項の規定に違反するものであって,不適法なものである。
2 請求の趣旨第2項に係る訴えの適法性について
 請求の趣旨第2項に係る訴えは,原告が,本件登録異議事件について商標登録取消決定をすべき旨を特許庁長官に命ずることを求めるものであり,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えとして提起するものと解される。
 しかしながら,同号所定の義務付けの訴えは,当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えと併合して提起しなければならないところ(行訴法37条の3第3項),上記取消訴訟又は無効等確認の訴えが不適法なものであれば,上記処分又は裁決はもとより取り消されるべきものとはいえないから,上記義務付けの訴えは,行訴法37条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠くものであって,不適法なものとなる。 
 そうすると,本件維持決定が行訴法37条の3第1項2号所定の「当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決」に該当するとしても,請求の趣旨第1項に係る本件維持決定の取消しを求める訴えが前記1のとおり不適法である以上,請求の趣旨第2項に係る義務付けの訴えは,行訴法37条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠くものであって,不適法なものである。
3 その余の各訴えの適法性について
(1) 裁判所法3条1項の規定にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象
となるのは,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に限られるところ,このような具体的な紛争を離れて,裁判所に対し抽象的に法令等が憲法に適合するかしないかの判断を求めることはできないと解するのが相当である(最高裁昭和27年(マ)第23号同年10月8日大法廷判決・民集6巻9号783頁,最高裁平成2年(行ツ)第192号平成3年4月19日第二小法廷判決・民集45巻4号518頁参照)。
(2) 請求の趣旨第3項,第4項,第6項及び第7項について
 請求の趣旨第3項,第4項,第6項及び第7項に係る各訴えの適法性についてみるに,上記各訴えは,いずれも本件登録異議事件に係る審理経過における審判体の審理の違法をいうものであり,本件維持決定に対する不服の手段があれば,本来,その中で主張されるべきことである。しかし,上記1のとおり,そもそも本件維持決定に対しては不服を申し立てることはできないのであって,上記各訴えは,もとより本件維持決定を左右するものではなく,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争を解決するものではない。すなわち,同第3項に係る訴えは本件維持決定における商標法10条1項を根拠として審判体がした法令解釈につき,同4項に係る訴えは本件登録異議事件において原告に反論の機会を全く与えず,審判体が本件維持決定をしたことにつき,同第6項に係る訴えは,審判体が本件登録異議事件の審理において口頭審理によらなかったことにつき,同第7項に係る訴えは本件登録異議事件の審理において,審判体が原告が上申した引用出願を審理しなかったことにつき,それぞれ違憲又は違法を主張するものであるが,その実質はいずれも本件維持決定の審理経過に対する不服をいうものであって,上記各訴えは,本件維持決定に関する具体的な紛争を解決するものではなく,結局,裁判所に対し本件登録異議事件における審判体の審理経過につき上記違憲又は違法に関する判断を抽象的に求めるものに帰する。
 そうすると,上記各訴えは,上記(1)にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象となるものとはいえず,いずれも不適法なものである。
(3) 請求の趣旨第5項に係る訴えの適法性について
 請求の趣旨第5項に係る訴えの適法性についてみるに,同第5項に係る訴えは,商標法43条の3第5項の規定が違憲無効であることの確認を抽象的に求めるものにすぎないものであるから,上記訴えは,上記(1)にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象となるものとはいえず,不適法なものである。」

4 検討
 民訴法的論点もありそうですが,そういうのは学者連中にでも任せて,ちょっと異議申し立て(異議2015-900195)のときから振り返ってみます。

 異議申し立て人は,引用商標として,3つ提示しました。
(1)商願2015ー25192(以下「引用出願1」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第35類、第39類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年9月8日に登録出願された商願2014-75417(以下「親出願」という。)を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、親出願と同一の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年3月20日に登録出願されたものである。  なお、親出願は、平成27年3月23日に、引用出願1は、同年10月5日に、それぞれ、出願却下の処分がされている。
(2)商願2015ー56246(以下「引用出願2」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、上記(1)に記載の引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、別掲2に示す指定商品及び指定役務中の第12類と同一の商品を指定商品として、平成27年6月13日に登録出願されたものである。
(3)商願2015ー68401(以下「引用出願3」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、別掲2に示す指定商品及び指定役務中の第9類、第12類及び第35類の商品及び役務と同一の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年7月18日に登録出願されたものである。

 現在のステータスですが,親出願の商願2014-75417(出願人は上田育弘となっております。),は却下となっております。
 (1)の商願2015-25192,これも却下です。

 とは言え,親出願の出願日は,平成26年9月8日ですから,トヨタのミライの商標の平成26年11月18日という出願日の前です。ある意味,結構ヤバい話です。

 さて,特許庁の合議体がどういう理由で,維持決定したかというと,
しかしながら、商標法第10条第1項は、商標登録出願の分割の要件を定めたものであり、その第1項で「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しく は再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商 品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定されており、同条第2項において、「前項の場合 は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」とされているところ、引用出願1は、親出願の出願に係る指定商品及び指定役務のすべてを指定商品及び指定役務としており、「商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる(下線は、合議体による。)」としている商標法第10条第1項の要件を満たしていない。

 ということなのですね。つまり,子出願は親出願の全部そのままなので,分割じゃない!というわけです。
 
 しかし,これ,商標法8条3項を使った方が早くないでしょうか。
(先願)
第八条  同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
3  商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

 特許庁での維持決定が出たのが,今年の3月10日のようです。その時点では,引用商標の一部に却下されていないのがあったのかもしれませんね。
 でも,分割要件違反でNGとすると,コスく一部の指定商品をわざと漏らして,分割要件をクリアする場合も有り得そうです。

 そうではなく,出願料を払わないなら却下で,先願でも何でもなく,無いものなんだから,維持決定!とした方が後々のトオリは良いかなあという気がしないでもありません。

 とは言え,これ,権利者にしてみると結構な負担です。
 トヨタの知財部の商標の担当者も,先願があるってことは知っていたでしょうね(拒絶理由通知が来ますので。)。
 その時は,ああ,ベストライセンス相手ならきっと大丈夫だろうと思いつつも,もしや出願料の後払いなどが認められた日には・・・ゲゲ!って思ったことは想像に難くない所です。

 良かったですねえ。トヨタの知財部の皆さん,でもちっと,出願するのがギリギリでしたね(車の発表と同時の出願日のようです。)。こういうのは,発表の数カ月前に,候補を全部出願しておくのがデフォーじゃありませんかね。

 ま,お利口さん達だから,これからは間違えないかな。でも,ちょっとまずったらどうなってたでしょうね。ムフフフ。

 あと,ちなみに,ベストライセンスが何故無効審判をやらないかというと,特許庁の費用が結構高いからでしょうね。

 ということで,おもしろ判決ですので,ここで取り上げました。まとまな判決は,後継ブログだけ!ですので。
 その後継ブログがどこかはいまだ内緒にしておきます。暇な人は探すといいかもしれませんが,まあ見つからないでしょうね。
 

1 知財界隈でのごく最近の話題といえばこれでしょう。いや,知財界隈だけではなく好事家の興味もかなり集めているようです。

 これは,特許庁が昨日ウェブサイトに載せた注意喚起です。
 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm
 
 まあ中身は上記URLから飛んでもらった方が早いです。

 で,知財界隈の人も好事家の人も,この注意喚起のうち,「最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。」の「一部の出願人」が誰を指しているかお分かりだと思います。

 そう,元弁理士の人と,その元弁理士が設立した会社,この2つのことですよね。

 私の同期の弁理士の方からも,連絡がつかない弁理士の知り合いが居ると,元弁理士が無茶苦茶な数の商標登録出願をして,しかも金を払わないという事例があるようだ,そういう方面に走ったのではないかと心配のメールが来たりしました。

 ま,それくらい知られた話です。
 ですので,特許庁も漸く重い腰を上げたのだなあと思います。

2 とは言え,悪徳金権弁護士で知られたこの私,大量出願迷惑だ~調査のノイズだ~けしからん~などと,学級委員的道徳的教条的,要するにつまらんことを言う気はさらさらありません。

 何つっても,9・11も,おおそういう方法があったか~,これぞイノベーションやなあ,天晴じゃ,と思うくらいのものですから。

 そう,世の中,何事にも理由はあります。
 私が9・11でビン・ラディン側に立つのは,敗戦国の恨み骨髄ということですし,今回,「一部の出願人」側に立つのもそれなりの理由があります。

 本件で,知財界隈の人も好事家の人も既に知っているように,この元弁理士の方,「弁理士法第24条第1項第5号に該当するに至った為」登録抹消されたわけです。
 そして,この弁理士法第24条第1項第5号は何かと言うと,このような条文です。
五  第六十一条の規定による退会の処分を受けたとき。
 さらに,弁理士法61条はというと,
(弁理士会の退会処分)
第六十一条  弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。
 となります。

 じゃあ,何かやらかしたんだなあと思うのですが,世の中そう単純とは言えません。

 この元弁理士の方,名前で検索すると弁理士会の会報である「パテント」の論文も上がってきます。そして,単発ではなく,少なくとも5本以上の論文が上がってきます。
 読んでみますと,かなりきちんとした見識を備えたものであることがわかります(ただちょっと気になる所もあるのですけどね。後述。)。

 そして,元弁理士ですので,登録時の登録番号もわかります。そうすると,1994(平成6)年の登録で,登録月からその年の弁理士試験の合格者であろうということが推測できます。
 だとすると,私より5年先輩ということになりますね。
 登録抹消が,平成25年ですので,約20年間の弁理士生活だったということになります。

 合格したときに何歳だったかはわかりませんが,平成の一桁台合格(恐らく合格者は100人前後しか居ないはず)で,その後,「パテント」にコンスタントに論文を書いていた所を見ると,かなり出来る人だったのではという推測が働きます。

 そういう人が,退会させられて,その後今のような行動を取っているのです。普通に考えると,これは意趣返し,つまり復讐でしょうね。

3 本年は2016年です。私の同級生の早生まれの人達は,今年50歳になったわけです。

 その生まれた年の1966年,昭和41年は丙午で,非常に数が少ないことで有名ですが,他に,この年に生まれたものがあります。
 そう,それはウルトラマンですね。今年はウルトラマンの生誕50周年に当たります。

 で,ウルトラマンでの記憶に残る回となると,色んな意見はあろうと思いますが,ジャミラの回,「故郷は地球」っていうのが挙げられると思います。

 この回の中身はいいですよね。
 打ち捨てられた元宇宙飛行士の怪獣が,地球に復讐しにやってくるという話です。

 ただ,よく考えると,今回会社を設立し,そこと一緒にやっていることを考えるとジャミラじゃなくて,帰ってきたウルトラマンに出たメイツ星人とムルチの方ですかな。いや雪ん子とウーか,と広がる妄想,離れる議題~♬

 でもまあ言いたいことはわかりますよね。

 論文を読んで上記のとおり,ちょっと気になることがあったと書きましたが,それは立法論の多さです。パテントの論文は,ほぼすべてに立法論が組み込まれておりました。つまり,現状の制度にかなりの不満があったであろうことが推察されます。

 ですので,そういうことが特許庁や弁理士会と揉める遠因になったのではないかなあと思われるのですわ(揉めて退会させられたのではないかという前提なのですが。勿論,これも私の妄想です。)。

 ということで,ジャミラを批判する気にはなれないし,さらにビン・ラディン一派やトルーマン一派と違い,そもそも違法行為をやっているわけじゃありませんからね,私としては,黙示に応援する次第です。ムハハハ。

 
1 概要
 本件は,本件商標権(指定商品を「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」(5類),PITAVA (標準文字),第4942833号の2)を有する控訴人(興和)が,被控訴人各標章を付した薬剤(被控訴人各商品)を販売している被控訴人(小林化工)に対し,当該販売行為は本件商標権を侵害するものであると主張して,本件商標権に基づき,被控訴人各商品の販売の差止め及び廃棄を求める事案の控訴審です。

 原審の東京地裁民事40部(東海林さんの合議体ですね。)は,「被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は,商標としての自他商品識別機能又は出所表示機能を果たす態様で使用されているということはできず,被控訴人各標章の表示は商標的使用に該当すると認めることができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した」わけです(平成26(ワ)767,平成26年10月17日判決)。
 ちなみに,このときは,例の商標法26条1項6号の施行前ですので,商標的使用の立証責任は原告にあり,と考えていたようです。

 で,やはりこの結果に気に入らない原告が控訴したのが本件というわけです。   

 これに対して,知財高裁1部(設樂さんの合議体ですね。)は,控訴を棄却しました。その理由は,商標的使用はしていないってことではなく,商標法26条1項2号該当だから~です。
 ズル―って感じです。

 1ヶ月ちょい前に同じような話を2件紹介しましたね。そう!これも,原告も商標権も同じで,被告が違うだけです。  
 そして,これも何かの判決で書かれたように,後発薬を商標権で牽制したものの,見事に失敗~♫の事例の一環です。   

 で,わざわざこんな同じような事件を取り上げたのは理由があります。上記にちょっと書きましたが,色んなパターンがあるなあってことです。

2 問題点
 問題点は,まあ商標的使用なのですが,今までの知財高裁の判示で2つパターンがありました。

 もう正面から商標法26条1項6号の適用を行い,この条項の主張立証責任は,被控訴人(被告)だと考えた4部パターン。
 他方,そこはスルーで一審に乗っかり,商標的使用の主張立証責任は,控訴人(原告)だと考えた2部パターンです。

 これ以外のバリエーションはあろうと思いますが,今回は,ええそこかよ~ってパターンですね。商標法26条1項2号の話です。

(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
二  当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

 いわゆる記述的なやつですね。例えば,車の商標で「くるま」とか,法律事務所で「ローファーム法律事務所」とかのやつで,審査基準には,「うまーい」とか載っています。
 こんな商標は,そもそも登録できませんので(商標法3条3号など),過誤登録なのですが,無効審判を起こすまでもない~という所ですね。

 で,この条文と商標的使用の関係なのですが,こういういわゆる記述的なやつに当たらなくとも,価値判断的に,これで権利行使可能としちゃあマズイ~♫って場合をどうにかしようと考え出されたのが,商標的使用の概念でした。
 
 なので,厳密に言うとダブリはないのかもしませんが,両方主張されることは多いと思います。

 ただねえ,この事件,一審で判示されたのが,商標的使用の件だからねえ,どうでしょうね??

3 判旨
「当裁判所は,被控訴人各標章は,本件商標権の指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」の有効成分の略称であり,「…指定商品…の…品質,原材料…を普通に用いられる方法で表示する商標」(商標法26条1項2号)であると認められ,同条同項本文により,本件商標権の効力は,被控訴人各標章には及ばないから,控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。・・・
 本件事案に鑑み,争点(3)(被控訴人各標章の表示が指定商品等の品質等の普通に用いられる方法での表示(商標法26条1項2号)に該当するか)について判断する。
(1) 争点(3)に係る主張立証責任について
 争点(3)については,被控訴人において,被控訴人各標章の表示が指定商品等の品質等の普通に用いられる方法での表示に該当することを主張立証すべきことになる。・・・
(4) 小括
 以上によれば,被控訴人各標章は,本件商標の指定商品の品質,原材料を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと認められるから,商標法26条1項2号及び同項本文により,本件商標権の効力は,被控訴人各標章には及ばないというべきである。
 したがって,その余の争点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がない。」

4 検討
 うーん,逃げたな~って感じです。
 被告の方は,それこそ色んな否認や抗弁の主張をしていますので,そのうちどれを採用して請求棄却(控訴棄却も)にするかは裁判所の勝手です。

 ですが,一審では商標的使用の判断だけだったので,控訴審でもそれを引き続き~と思いますよね。でも,これですわ~。

 まあ当事者,特に被告にしてみれば,別に請求棄却の結論が変わらないなら理由は何でもいいよ~って所でしょうが,この無責任な野次馬の第三者としては,そんなわけにはいきません~♡。

 とは言え,判決で,主張立証責任がどっちにあるか明示するものって実は珍しいです。なので,商標的使用の条文ではなく,昔からある商標法26条1項2号だとしても,これは抗弁だ!と明示したのにはそれなりの意義があったのかもしれません。

 兎も角も,新たなパターンも加わり,この商標的使用の主張立証責任については,まだまだ注目し甲斐があろうってなもんですね。

5 追伸
 昨日も大雨のことを書いたのですが,今日も全然やみません。
 何と言っても,去年広島に甚大な被害をもたらした線状積乱雲がどんどんやって来ているらしいですからね。

 これだけの降りの雨がこれだけ続くというのは,記憶にないです。明日は天気が良い予報なのですが,本当に止むのかなあ。

 何と言っても明日は例の,アレ,「知財実務のセオリー  ~特許制度の基本、クレーム活用、特許戦略の理論と実践~ 」の本番なので,何とかいい天気になって欲しいなあと思いますね。

 ちなみに,もう資料の方は,主催者に提出しており,講師である私以外は完璧って所でしょうかね。大過なくできればいいなあと思っております。と,あんまり書くと緊張してくるからやめておきましょう。
 
1 概要
 本件は,控訴人(興和,原告)が,被控訴人(東和薬品,被告)に対し,控訴人の有する本件商標権(4942833です。)に基づいて,主位的には,原判決別紙被告標章目録記載1~5までの各標章(「ピタバ」を横書きにした標章)を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を,予備的には,本判決別紙被控訴人標章目録記載6~10までの各標章(「ピタバ」と「スタチンCa」を横書きに上下二段に配して成る標章)を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄をそれぞれ求める事案の控訴事件です。

 原審の東京地裁民事40部(東海林さんの合議体ですね。)は,「被控訴人は,被控訴人標章1~5に係る商標的使用をしておらず(予備的主張である被控訴人標章6~10に係る商標的使用も否定した。),商標権の侵害行為又はみなし侵害行為のいずれも認められないとして,控訴人の原審請求をいずれも棄却した。」わけです(平成26(ワ)772,平成26年11月28日判決)。

 で,やはりこの結果に気に入らない原告が控訴したのが本件というわけです。

 これに対して,知財高裁2部(清水さんの合議体ですね。)は,控訴を棄却しました。要するに,やはり商標的使用はしていない!ってことです。

 お,何か数日前に同じようなを紹介しましたね。そう!原告も商標権も同じで,被告が違うだけです。
 ま,何かの判決で書かれたように,後発薬を商標権で牽制したものの,見事に失敗~♫の事例の一環です。

 で,わざわざこんな同じような事件を取り上げたのは理由があります。それは裁判官独立の原則!です。

2 問題点
 問題点は上記のとおり,商標的使用です。

 商標的使用はもういいですよね。数日前の記事を見て下さい。

 で,そのとき問題になったのは,商標的使用の主張立証責任の所在です。
 何と言っても,商標法26条1項6号,
第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。 六  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
が,抗弁事実の条文のところに来ましたので,従前の多くの裁判例のやり方(請求原因事実)と異なるのではないか,が一応問題になったわけです。

 ほんで,数日前の知財高裁4部の富田さんの合議体は,改正されて条文が加わったよね→じゃあ被告側に主張立証責任ありだ→被告側の立証成功!商標的使用無し→請求棄却,控訴棄却としたわけです。

 で,今回の判決はどうでしょうか?

3 判旨
「2 当審における当事者の補充主張(争点(2))
(1) 控訴人
・・・・
(2) 被控訴人
・・・・」

「⑦ 原判決21頁13行目から同25頁10行目までを次のとおり改める。
「(2) 検討
 前記第2,1及び上記(1)の認定事実によれば,①慢性疾患薬である被控訴人各商品は,通常,PTPシートごと患者に交付されること,②被控訴人各商品・・・・
被控訴人標章1~10が,患者との関係において,有効成分と理解されているのか,あるいは,販売名と理解されているかはさておいて,これらの標章は,他種の薬剤との混同を防止するという識別のために用いられているのであり(患者にとってみれば,その表示の意義を知らないでも,自分が飲むべき薬か否かの区別がつけば十分である。),他社の同種薬剤との混同の防止,すなわち,出所識別又は自他商品識別のために用いられているのではなく,かつ,そのような機能も果たし得ない。
 したがって,被控訴人標章1~10が,本件商標の使用に該当すると認めることはできない。・・・・」」

4 検討
 清水さんの合議体では,商標法26条1項6号のしょの字さえ出てきておりません。上記のとおり,判旨も,控訴人から書かれており,商標的使用の主張立証責任は,控訴人(原告)にあるように見えます。
 いやあ,不思議ですね。

 勿論,上記の判旨のとおり,今回,原判決を修正するパターンの二審判決なので,必要な所しかいじっておらず,原判決を踏襲しているだけだ!と言えないこともありません。そうすると,一審判決時には,商標法26条1項6号なんて無かったのですから(改正前),今回の二審判決にも商標法26条1項6号がでなくて当然かもしれませんね。

 でもでもやはり,気になります。実は富田さんの合議体の判決の口頭弁論終結日が今年の5/28で,今回の清水さんの合議体の判決の口頭弁論終結日も今年の5/28,つまり,全く同じ日です(あ,口頭弁論終結日の大事さは,民訴法の基本書などで勉強してくださいね。特に弁理士の皆さん~♡)。
 にも関わらず一方は,商標法26条1項6号真っ正面で,他方は商標法26条1項6号の欠片もないって,実に不思議じゃないですか。

 被告は違いますが,原告は同じなわけでしょ。
 私のような質の悪い代理人だと,清水さんの合議体でも,いやいやいや~商標法が改正され商標法26条1項6号ができたでしょ,これって原告の主張立証責任じゃないですよ~被告にきちんと主張立証させてくださいよ~全部の要素を挙げてそれを一々商標的使用じゃないってやる証明か,それとも商標的使用と論理的に両立しない態様での使用であることの証明か,どちらかやってくださいよ~♫って準備書面に書きますね。

 恐らく,原告はそれっぽいことを主張したんじゃないかなあ,よくわからんけど。でも,裁判所は,一審判決修正パターンで押し切ったのかもしれません。じゃないと,口頭弁論終結日が同じなのに,一方は条文の明文の該当で切り,他方はグニャグニャよ~で切った理由がわかりません。

 実に不可解ですよね。ですので,若干面倒かもしれませんが,ここは原告にこの両事件について,上告等をやって欲しいです。いやあこのままじゃ,糞切りが悪いっちゅうか,残尿感があるっちゅうか,中出し切れていないっちゅうか,ですのでね。

5 追伸
 毎度おなじみ流浪の弁護士,散歩のコーナーでございます。
 本日は,ここ大井町駅近くに来ております。
 
 東海道線や京浜東北線で,品川から大井町の間の線路際,海側に,桜並木が見えませんかね。それがここです。もう,大井町駅間近って場所です。
 かなりの古樹のせいか,セミの大合唱です。

 と散歩をしているのですが,昼休みの間なので,結構しんどいですね。今日の東京の最高気温は,35度ちょうどだったようです。こんな日に歩いていると本当倒れそうです。

 いやあこう暑いと海に~って感じなのですが,あいにく湘南の方は,いつもの湘南に戻っており,ちょっとサーフィンも厳しそうですね。一応,明日もサーフィンの予定なのですが。

 で,本日で7月も終わりです。
 このブログで振り返ってみても,月の初めは梅雨寒で,雨ザーザーな上,気温も低くどうなってんのこれ?っていうような7月だったと思います。ところが,中旬に入った途端,気温も上昇,そして台風で梅雨も吹き飛び,一気に夏本番になったわけです。
 本当,同じ月の話だとは思えませんね。

 さあ,明日から8月。どんな月になるんでしょうね。

6 さらに追伸
 何か色んなところでオリンピックのロゴ問題が騒がれているようです。 
 と,すっとぼけておりますが,私の所にもマスコミから取材の申し込みがあったようです。

 こんなことがあると一番先にこのブログに書きそう~と思われているようですが,何故か全く書いておりません。まあ,個人的には騒がない方がいい話かなあと思っているわけですね。

 ですので,野次馬の皆さんや,その野次馬を当てにしているマスコミの皆さんには申し訳ない限りです。ですが,私は自分で言うのは何ですが,皆さんよりチョビっとだけレベ~ル~が違いますので,ご了承のほどを。
1 概要
 本件は,第5類「薬剤」を指定商品とする商標権(出願年月日  平成17年8月30日,登録年月日  平成18年4月7日 ,登 録 番 号  第4942833号 ,登 録 商 標  「PITAVA」(標準文字) を有する原告(興和)が,被告( Meiji  Seika ファルマ)が薬剤に付した別紙被告標章目録1ないし3の標章(被告標章)が原告(控訴人)の商標権の登録商標に類似すると主張して,被告(被控訴人)に対し,商標法36条に基づ き,被告標章の使用の差止め及び被告標章を付した薬剤の廃棄を求める事案の控訴審です。
 なお,問題となる商標権は,本件控訴の提起後,本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は,指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権目録2記載の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録3記載の商標権(本件分割商標権)に分割されております。
 とは言え,本質的な変更ではありません。

 まず,原審の東京地裁平成26年(ワ)770号(平成26年8月28日判決)(民事47部で高野さんの合議体でした。)は,商標的使用に当たらないとして,原告の請求を棄却しております。
 このとき,実は,商標法26条1項6号が改正される前ですので,商標的使用は,書かれざる構成要件として,請求原因事実で判断されています。

 ほんで,これが気に入らない原告(控訴人)が控訴を提起したのが本件ということです。
 これに対して知財高裁4部(富田さんの合議体です。)は,控訴をいずれも棄却しました。要するに,原審とおり,商標的使用に当たらない~ってことです。
 

 ということで,ポイントは,改正後で加わった商標法26条1項6号の適用が真っ正面から判断される,しかも知財高裁で判断されるということで,ある程度先例的意味があるのではないだろうか,というところです。

2 問題点
 問題点は一審と変わりません。商標的使用に該当するかどうかです。

 まあ,この商標的使用はいいですよね。
 私が,このブログで,散々ソニーでエンジニアやってました~ソニーの知財部にいました~ソニーではこう~ソニーではああ~とかグダグダ述べていても,別にソニーから商標権侵害だと訴えられることはありませんよね。

 経歴の説明のために,ソニーって使っただけで,ソニーと同じ商売をして,そのときにあわよくば,ソニーと間違ってうちの商品を買ってくれないかなあ~♡という使い方(これが商標的使用)をしているわけではありませんからね。

 ただ,これも散々述べてきましたが,改正されて加わった商標法26条1項6号(商標的使用を規定するもの)は,抗弁のように書かれています(従前は,請求原因事実でした。)。
 そこで,素直にもう抗弁で決着がつくのか,それとも従前の実務を踏まえ,商標法26条1項にあるとしても,例外的に請求原因事実となるのかが一応問題になるわけです。

 商標法26条1項6号を見ましょう。
第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
六  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

 まあ,規定としては,まさに商標的使用ですが,この条文の位置は明らかに抗弁事実の所ですね。

 さあ,どっちなのでしょうか?

3 判旨
「第3 争点に関する当事者の主張
2 争点2(被控訴人各標章の商標法26条1項6号該当性)について
(1) 被控訴人の主張
ア 商標法26条1項6号の商標に該当すること
・・・
(2) 控訴人の主張
ア 商標法26条1項6号の商標に該当しないこと
・・・」

「2 被控訴人各標章の商標法26条1項6号該当性(争点2)について
(1) 被控訴人は,被控訴人が被控訴人各商品の錠剤に被控訴人各標章を表示しているのは,服用者が服用する際に他の薬剤と間違えないよう誤飲防止のためであって,自他商品識別機能を奏するために表示しているものではなく,被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は,いわゆる商標的使用に当たらないから,被控訴人各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当する旨主張する。
ア そこで検討するに・・・

 以上によれば,被控訴人各商品の需要者である医師,薬剤師等の医療従事者及び患者のいずれにおいても,被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)から商品の出所を識別したり,想起することはないものと認められるから,被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は,商標的使用に当たらないというべきである。
ウ したがって,被控訴人各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当するものと認められる。」

4 検討
 細かい中身はいいでしょう。事実認定次第ですので。
 重要なのは,上記のとおり,判旨でも,被控訴人の主張から書いているということ,そして,商標法26条1項6号の該当性を認めているということです。

 つまり,商標的使用は,明白に,抗弁事実であると,少なくとも知財高裁の4部は判断したということです。

 ということは,ないこと,つまりは悪魔の証明を課しているわけです。
 本当はこんなことは不可能で,証明することはできません。だって,存在しないことの存在をどうやって立証すればいいのでしょう。どう考えたって無理です。

 では,本件ではどうしたか?というと,上記のとおり,被控訴人各標章を表示しているのは,服用者が服用する際に他の薬剤と間違えないよう誤飲防止のため,という事実の証明で替えております。

 これはアリバイの証明と同じです。アリバイというのは,犯行時間に別の場所に居た,という証明なのですね。犯行時間に犯行場所に居なかった,という存在しないことの存在の証明はできないわけです。ですので,それと相反する,別の場所に居た→ならば犯行場所には居なかった,という証明で替えるわけです。

 なので,本来は,誤飲防止ということが商標的使用と相反する,つまりは,誤飲防止の要素もあるが商標的使用の要素も有り得るなんてことは決してないってことまで言わないといけないわけです(アリバイの場合は,ドッペルゲンガーでもない限り,同一人が同時に異なる場所に存在できませんので。)。

 しかし,さすがにそこまでは裁判所も要求していないようですね。やはり,従来と証明責任があべこべになったのに,厳密なことまでやらせちゃあそりゃ酷だし,理屈っぽい被控訴人が,従来俺らに証明責任がないんだから,26条に規定されたからって請求原因事実だ!とか主張すると面倒臭いですもんね。

 ただ,本件の被控訴人の立証方法って何かイマイチのようにも見えます。
 黒い白鳥などこの世に居ないことの証明(ニコラスタレブのブラック・スワンを想起してください。)として,日本にも居ない,アメリカにも居ない,中国にもヨーロッパにも居ない・・・的な立証ですから。

 今回は,これで良かったけれど,今後商標的使用を否定する方(主として被告側)が,どんな立証方法をとるか悩ましい所です。
 今回の被控訴人(被告)のように,①日本にも居ない,アメリカにも居ない,中国にもヨーロッパにも居ない・・的な立証をするか,それとも②裁判所が救済したような,アリバイ的立証でよいとするのか~ですね。

 ただ,論理学にちょっと詳しい人なら,①のやり方はたった1つの反証で覆るし,②のやりかたは上記のとおり,相反するという前提が必要だということがわかりますよね。
 要するに,やはり難しいのです。

 本来は,黒い白鳥が居るって言う人に捕まえてこさせるのが一番だと思います。私は,どこかでこのような論理的矛盾が爆発するのではないかと思っております。

5 追伸
 毎度おなじみ流浪の弁護士,散歩のコーナーでございます。
 本日はここ山本橋に来ております。
 
 今日は天気がイマイチだという話だったのですが,今のところ雨も降っておりません。非常に暑いです。
 まあ,しかし,散歩も結構長く続いております。おかげ様で,健康診断の結果も良かったですね。昨年は,血圧,総コレステロール,中性脂肪,クレアチニン,尿酸,CRPと,高かったのですが,散歩のおかげか,これはいずれも普通の値になっております。

 となると,散歩はやめられませんね。今日みたいに暑いとサボりたい感もあるのですが,仕方ありません。いい人が惜しまれつつ世を去るのをほくそ笑み,憎まれっ子世にはばかるためには,地道さも必要ですからね。
 
 ところで,午前中,事務所のベランダの鳩よけネットに,珍客が来ておりました。ミンミンゼミ,オスです。うるさいなあと思ったら,こんな近くで鳴いておりました。捕まえようとしたら逃げましたので,小癪なやつでした。

 
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