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知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 概要
 本件は,平成24年11月28日,発明の名称を「ソーラーポスター」とする特許出願(特願2012-260408号)をした原告が,平成27年9月7日付けで拒絶査定を受けたことから,平成27年12月11日,これに対する不服の審判(不服2015-21980号)を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を内容とする補正(本件補正)を行ったものの,特許庁は,平成28年11月7日,本件補正を却下した上,不成立審決(本件審決)をしたことから,これに不服の原告が,平成28年12月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起したという審決取消訴訟の事件です。

 これに対して,知財高裁4部(高部さんの合議体ですね。)は,原告の請求を棄却しました。要するに,審決のとおりでOK!ということです。

 ま,常々ここで述べているとおり,ここで紹介するのは,基本,オモシロ判決のみです。で,今回は実に感慨深いオモシロ判決ですね。

2 問題点
 問題点は何個かあるのですが,今回紹介するのは,補正の却下の話ですね。

 補正の却下は,そういうタイトルの条文がありますので,基本これを見ればいいのです。特許法53条です。まあ弁理士試験でもよく出る,実務でもよく出る条文です。

(補正の却下)
第五十三条  第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2  前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

 まあこの条文,一見で何を書いているか分かる人は居ないと思いますね。それは弁護士や当然裁判官もです。

 1項が重要で,或る場合にされた或る補正については,却下されるということが書かれています。

 ①或る場合とは,最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知のタイミングで補正された場合です。ただし,最初の拒絶理由通知での場合は,実質的に二度目の拒絶理由通知の場合のみです(多くは分割出願の場合です。)。

 ②或る補正とは,17条の2第3項から6項に反する補正です。
 これは以下の類型です。
 ・新規事項を追加しちゃった(3項)
 ・シフト補正しちゃった(4項)
 ・目的要件違反しちゃった(5項)
 ・独立特許要件NG(6項)

 何故,こんな要件を課されるか~話せば長いのですが,要するに,これ実質的には,拒絶理由なんですね。だけど,二度目!の出された補正に,再度拒絶理由通知を打つとキリがなくなるわけです(最後の拒絶理由通知への対応ですし。)。なので,こういう要件を課すわけです。

 で,話はこれだけで終わりません。今回,審査時ではなく,審判の,審判請求と同時の補正の件ですから,正確にはこの条文ではないのです。159条第1項になります。

第百五十九条  第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。

 で,読み替えますと,以下のとおりです。

第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 」

 さあ,付いてこれますかね?!。弁理士の人や特許やっている弁護士の人は付いてこないとダメよ。
 要するに,拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正(162条)を却下出来るようにしたわけです。

 じゃあ問題です。
 それなら,読み替え後「第十七条の二第一項第四号」とすればよく,「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」とすると蛇足のようにも思えますよね。何故,このような条文になったのでしょうか?

 分かりますかね。弁理士よりも弁理士受験生の方が分かるかもしれませんね。
 分かる人には簡単です。答えは後回しにしておきましょう。

 で,本件では,5項,つまり目的要件違反で却下となりました。
 ちなみに,5項はどういうものかというと,以下のようなものです。

5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一  第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二  特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三  誤記の訂正
四  明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

 つまり,これは以下のような類型です。
 ・請求項の削除
 ・限定的減縮
 ・誤記の訂正
 ・明りょうでない記載の釈明
 そして,限定列挙なので,これらに該当しないとダメ!です。

 さらに詳細には,「知財実務のセオリー」のを見て下さい。

 ここまでが本件を楽しむための前提知識です(知らない人にはマジ~かって感じでしょうね。)。このくらいの前提知識がないと,この判決の面白さは味わえないわけで,まあ面倒ちゃ面倒ですね。



 さて,本件は実際どうしたかというとこんな感じです。

(補正前)
【請求項1】公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備え,基材の片側に感圧性接着剤,リリースライナーを設け,該リリースライナーにはスリットを設け,このスリットは掲示板にポスターを貼る時に,そのスリットからリリースライナーの一部を剥がして接着面の一部をむき出しにして掲示板に位置決めして貼り,次に残りのリリースライナーを剥がしてポスター全面を貼るように構成され,蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光することを特徴とするソーラーポスター。
             
(補正後)
【請求項1】ポスターの人名に蓄光インクを使用せずに,逆にバックに蓄光インクを使用することにより大きな面積で強力な効果となり,また人名に蓄光インクを使用せずに人物の目のみに蓄光インクを使用することにより蓄光インクの量を人名に使うより最小限に少なくして大幅なコストダウンをし,しかも強力に目立ち,大効果があることを特徴とする高効果蓄光ポスター。


 どうですか~?うん?全然違うやんけ~そうですね~そう思います。だとすると・・・。

3 判旨
「前記第2の2のとおり,本件補正は,①補正前の本願発明から,「公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備え」という記載,及び「基材の片側に…ポスター全面を貼るように構成され」という記載を削除するとともに,②補正前の本願発明の「蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光することを特徴とするソーラーポスター」を,「ポスターの人名に蓄光インクを使用せずに,逆にバックに蓄光インクを使用することにより…また人名に蓄光インクを使用せずに人物の目のみに蓄光インクを使用することにより…大効果があることを特徴とする高効果蓄光ポスター」という記載に訂正するものである。
 前記①により,本願補正発明は,本件補正前の本願発明が有していた,ポスターが合致するべき条件及びポスター全面を掲示板に貼付けするための構成に係る発明特定事項については限定がないことになる。また,前記②は,上記条件及び構成に関するものではなく,蓄光インクの使用箇所に関するものである。
 したがって,前記②の点を勘案しても,本件補正により,本願補正発明は,本願発明が有していた,ポスターが合致するべき条件等の発明特定事項については限定がないことになるから,本件補正は,特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく,請求項の削除を目的とするもの,誤記の訂正を目的とするもの,明りようでない記載の釈明を目的とするものの,いずれにも当たらない。 」

4 検討
 まあそりゃそうだよなあって所でしょうか。
 普通,こういう補正というかそういうのをしたけりゃ,分割出願でしょうねえ。別にこれだけ元の発明と違うなら,シフト補正もクソもないでしょうからね。

 で,この判決には代理人がついております。ただ,勘違いされないようにして頂きたいのは,出願段階でも審判段階でも代理人はついて無さそう,ということです。

 上記のとおり,条文操作は複雑なのですが,弁理士だったらイロハのイ!,です。最後の拒絶理由通知以降で,この補正の目的要件知らないなんてあり得ないわけです。
 ですが,弁理士じゃない人にはなかなか分からないパターンかもしれません。巷によく居る,自称特許の専門家~にも残念ながら知られていないと思いますよ。

 ということで,餅は餅屋,ステルスと言えばマーケティング,という話でしたな。

 あと,上の答えですが,特許庁の手続は基本職権主義なので,審判段階でも新たな拒絶理由が来る時があり得ます。なので,審判段階での最初の拒絶理由通知だとか最後の拒絶理由通知があり得るわけで,そのタイミングでの補正もあり得る,ということなのですね。
 分かりましたかな。




 
 
 
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1 ということで,またまたセミナーをやることになりました。

 「ソフトウェア関連技術知財の現状と基礎知識  ~ビジネスモデル特許か別の手段か、 戦略の立て方と活用実務~」

 日時:11月24日(金)12:30~16:30
 場所:[東京・京急蒲田]大田区産業プラザ(PiO)6階D会議室
 主催:㈱情報機構

 このブログをよく見ている人は,あれ~どっかで聞いたことがあるような・・・と思ったかもしれません。そう大正解!5月にやったセミナーと同じネタです。
 さらに,このブログを見ている人には・・・そう,去年の11月にやったセミナーと同じです。
 つまりは,3度めってわけです。

 ま,主催者から同じネタでやってください,ということでしたので,同じネタです。ま,新たに資料を作らなくて良いから楽っちゃ楽なんですけどね(このブログの記事もね。)。

 とは言え,この半年くらいの変化についてはアップデートしますよ,当然。でも,前のセミナーや前の前のセミナーに出席した人はもういいと思いますね。

2 何故同じネタかというと,そりゃ簡単です。前回や前々回のネタが好評だったからでしょうね。

 実は,前前回のセミナー,中小ベンチャーの人を対象に考えておりました。
 ところが,お越し頂いたのは,大手企業が殆ど,あと同業者の方(弁護士ね)も複数人参加して頂き,いやあどういうこっちゃ?!と思いましたね。

 さらに,前回のセミナー,勿論,同業者も大手企業の方もウェルカムと書きましたが,そのとおりで,本当に,同業者と大手企業の方ばかりでした。

 事件の関係だとか顧問契約だとか,そういう下心からすると,中小ベンチャーの方々に本当は来てほしいのですけどね~シクシクシク♡
 
 でもまあ来る者は拒まず,です。
 要するに,こんなセミナーあんまり無いのでしょうね。
 だって,もう3度めですよ。余程需要があるわけです。まあ,この分野,有名な先生方も居ますよ~でもそういう先生方はなかなかオープンなセミナーはやりません。自分の事務所主催だとか(なので顧問企業しか呼ばない。),派閥学閥系のやつだとかね。

 そこへ行くと私はこの分野で特許権侵害訴訟も,プログラムの著作権の侵害訴訟もそこそこやってますし,クローズなセミナーが出来るほどの大物ではなく弱小ですから,意外と適任だったのでしょうね。

 ですので,前回行こうと思ったけど・・・という場合にはやはり大チャンスだと思います。
 上記のとおり,私個人はあくまでも中小ベンチャー対象ではあるのですが(じゃないと営業の効果が薄いのです。),大手企業の方も同業者の方も大歓迎です(ノウハウ等の出し惜しみはしませんので。)。

 ま,あと3ヶ月近くありますので,参考にしてください。特に,最近ビジネスモデル系というかソフトウエア系での気になる訴訟の結果が結構出ておりますので,それを踏まえた話をするつもりです。

 最後に。
 参加される人は,何故いつも金曜にセミナーを設定しているのか,その理由を本当考えてもらえるといいかなあと思いますね(終わったあと飲みに行きたいわけですよ。ムフフフ。)。

3 追伸
 毎度おなじみ流浪の弁護士,散歩のコーナーでございます。
 本日はここ目黒新橋に来ております。
 
 ウィズ,コイキングです。

 いやあ今日も暑いですね。東京の最高気温は,32.2度ということでした。まだまだビールの美味しい季節ですね。

 ということで,お待たせしました。セミファンの皆様,今日のセミのコーナーです。
 
 まずはミンミンゼミです。オスですね。離せこんにゃろめってところでしょうか。
 つぎは,凄いヤツが来ます。
 
 出ました。ツクツクボウシです。オスです。ノンビリ,休んでる場合じゃないって。
 子供が蝉取りをしないからって油断していると,いい歳をしたオッサンの餌食です。
 結構タレ目で愛嬌のある顔です。まあしかし,ツクツクボウシを捕まえたのは何年,いや何十年ぶりだろうなあ。彼らは素早いのですね。
 
 ツクツクボウシの表側ですが,思いっきりピンぼけです。老眼なもので,ピントが合ってるのかどうかよう分からないのですね。
 
 最後にアブラゼミ,これはメスですね。アブラゼミはあまり離せ離せって感じにはなりません。
 今日は3匹ですね。まあまあでしょう。実はアブラゼミ1匹逃げられてしまいまして,こんな釣果です。

 誰得?のこのコーナーいつまで続くでしょうかね~♡
 
1 今日の日経の7面の下の方に小さく載っていた記事です。

 これを聞いての感想は,まあそうだろうなあという所です。

 そう言えば,判決の方もひっそりと裁判所のサイトにアップされております,いつの間にか。
 その中身を読むにつけ,私は代理人(弁理士ではなく,弁護士としてね。)の立場なので,本当何だか切ない事件だなあと思いますね。
 
 なので,この分野(ソフトウエアとか)については,代理人(弁護士やら弁理士のこと)の皆さんからのご相談にも乗れると思いますよ。お気軽に。

 ま,ですが,このくらいにしておきます,やはり今回も。

2 昨日,夏休み前最後のサーフィンをしてきました。

 あんまり良い天気ではなかったですね。波もイマイチって感じでしたし。

 でも行ってみると,サーファーが少なく,波も無いなりに待つと結構良い波が来たりして,何だかラッキーって所でした。

 で,昨日は本当肌寒いくらいで,海に入った方が温かい~っちゅう,珍しい日でした。
 それもそのはず,昨日(8/11)の東京の最高気温は,24.8℃!でした。30度はおろか,25度にも達していないという低温具合なのです。
 この2日前の8/9の東京の最高気温は,例の37.1℃で,何と,12度も差があることになります。

 最近,気温マニアともいえますので,今日までの8月の最高気温を振り返ってみましょう。
 8/1  31
 8/2  25.4
 8/3  28.9
 8/4  29.2
 8/5  31.9
 8/6  33.5
 8/7  33.2
 8/8  33.9
 8/9  37.1
 8/10 28.4
 8/11 24.8
 8/12 28.5

 面白いですね。傾向がわかります。最高気温が30度を超えたのは,12日のうちたった半分の6日だけです。

 更に東京より北の方ではもっと悲惨らしく,今年の東日本は歴史的な冷夏と言って良いのではないかと思います。

 しかし,西日本は結構な暑さが続いているらしいです。西日本は元気で良いね~っちゅう所です。

3 そう言えば甲子園も西日本です。
 昨日の4日目は好勝負が目白押しでしたが,特に横浜VS秀岳館が面白かったです。
 
 神奈川県を制し,都会の高校である横浜よりも,田舎の学校で生徒も田舎者が多いであろう熊本の秀岳館の方が,緊張もなく伸び伸びやっているように見えました。不思議なもんですね。
 他方,横浜は何かオドオドしているように見えましたが,何故だったのでしょうかねえ。ちょっと不思議でした。

 あとスポーツ繋がりで,サニブラウンの200m決勝~傍から見ているとまあこんなもんでしょうと思ったわけです。でも裏の事情もあり,それによるとなかなか将来を感じさせるところもあったようです。
 
 それは,途中で足を痛めたようなのですね。

 今年のロンドンが特にそうなのか,それともいつもそうなのかよくわかりませんが,凄く寒いらしいのです。
 ロンドン五輪の中継見ていて寒そうだなあと思った記憶はありませんが,今回の世界陸上は,うわあ寒そう~って画面から伝わってきます(MCの織田裕二と中井美穂がダウンぽい厚めのジャケットを着ている回もありましたね。)。雨も多いし,選手は楽じゃないですよ。

  女子の400mも,下馬評でダントツで,しかも途中まで余裕のトップだった去年のリオ五輪の金メダリスト,ショーナミラー,ゴール直前に足を痛めたような動きをして,突然失速の4位でした。
 寒いと怪我しやすいですから。

 ということで,サニブラウンも100mを出たあたりでちょっと痛めたようですね。画面からは単なる実力不足の失速のようにしか見えませんでしたが。

 ま,なので,結構期待できるのではないかと思います。

 ところで,感心するのは,結構なお客さんが入っているっていうことです。大体毎日,最終種目のころ(日本時間だと朝の5:45ころ)は,スタジアムは満員です。

 そこそこ最近,日本でも世界陸上はあったのですね。2007年,ちょうど今から10年前の大阪大会です。
 しかし,もう悲惨なくらいの客の入りでした。

 その前に日本であった1991年の東京大会はカールルイスの異常な頑張り(100mと幅跳び)やらマイク・パウエルの世界記録(幅跳び)やらで異常に盛り上がったのですが(私は,おお,こりゃ行かんといかんと思ったのですが,チケットが取れなかったです。),この大阪大会は,ボルトの出場にもかかわらず,異常な盛り下がりでした。
 まあ,ボルトがブレイクしたのは,翌年2008年の北京五輪でしたから,運が無いと言えば運が無いのですが(逆に大阪大会が2009年の順番だったら,盛り上がったでしょうね。2009年のベルリンの世界陸上で生まれた100mと200mのボルトの世界記録は今も破られておりませんから。),大阪の集客力は,様々な企業にとって頭の痛い所じゃないでしょうかね。
1 首記は,先週の金曜,弁理士会の中央知的財産研究所(とは言っても,別にそういう建物などがあるわけではありません。バーチャルなもので,プロボノの委員会というものを想起すると良いと思います。),主催の公開フォーラムです。

 ここでも色んな付随する話題とともに,何度か取り上げました。

 で,今回は,上記のとおりのタイトルですので,久々,知り合いの弁理士に全く会いませんでした。
 中央知的財産研究所の公開フォーラムの中では恐らく近時ないくらいの不人気だったのではないかと思います。

 まあ仕方ないですよ。
 訴訟における証拠ですから,まず訴訟ということで,弁理士の普段の仕事とは関係が薄いですわな。しかし,弁理士の人で侵害訴訟に興味のない人って少ないと思いますから,実体法的な話なら,結構人が来ます。
 ところが,今回,証拠という訴訟法的な話だから,あ~もういいや~と思った弁理士が多かったのではないかと思います。

 そういう気持ち,分からないでもないですね。

 でも,今回の議題がお題に上り,1年か1年半くらいも色んな先生方が検討していたのは,弁理士の普段の仕事に,実は重大な関係があるからですよね。

 奇しくも講演者の一人である小林先生からは,特許の訴訟も特許出願数もシュリンクしているのは,訴訟での証拠収集が問題だからではないのか,という旨の発言がありました。

 つまり,侵害訴訟の原告である特許権者が証拠収集をして,請求認容まで持っていくわけです(証拠が不十分なら,当然請求に理由なしで敗訴になります。)。
 なので,証拠収集の所がイマイチだから,不十分な証拠しか集められず,または不十分な証拠すら集めることができず,特許は絵に描いた餅となり,そんなんなら,金をかけて特許出願なんか無駄なこった~というスパイラルじゃない?ってことですね。

 だから,ここは重要な話です。
 先日,最新号のジュリストの記事を紹介しましたが,そこでの大野先生の問題意識も,基本このことです。

 ですので,多くの弁理士にとって興味のわかない話だったかもしれませんが,ちょっと俯瞰した目でみると非常に大事な話題だったわけです。

 とは言え,大学の先生はちょっと興味が自分の研究等のみに向かい過ぎで,何だかなと感じましたよ,確かにね。
 冒認出願の主張立証責任についての発表なんて,この議題でやることかなあと思いましたし,結局アメリカのディスカバリーの宣伝に終始した発表もありましたからね(両方とも学者の先生)。

 まあでもこの論点,立法でどうにかしようという話もあるわけですから,もう少し興味を持ってもらわないと,うまく持って行きようもなくなるのでは無いかと思います。

 ま,勿論,別に世間の特許出願数が少なくなろうが,うちの事務所は無茶苦茶出願依頼が来ているので,関係ねーやという事務所はいいのかもしれません。でも,それっていつまで持つ話なのでしょうね。

2 ところで,昨日凄い夕立があってから東京の方は空気が入れ替わったって感じがします。北の寒い空気が太平洋高気圧の暖かい空気を押し出したという所じゃないでしょうか。

 正直かなり涼しい~です。一気に秋という感じがしたのは私だけでしょうか。いやあ天候不順だと景気に響きますからね。7月の梅雨明けまでの,あの暑くて太陽ギラギラの天気は一体どこへ?
 夏休みまでには回復することを願いましょ。

 さて,今日はこの後,午後から研修の司会となっております。

 弁理士会の研修所のお務めなのですが,それも今年度一杯ですから,張り切ってやりますよ。その研修に行かれる方は弁理士会にてお会いしましょう。
1 本日の日経朝刊に特許権侵害訴訟,しかも提起の話ではなく,その結果の話が2件も載っておりました。実に,珍しいのではないでしょうか。

 まずは,1つ。
 昨日気の早いIT業界系のニュースサイトでは紹介されておりました。 
 例のフリーVSマネーフォワードの訴訟の結果です。

 「沖中康人裁判長はマネーフォワードの特許侵害を認めず、同社の会計ソフトの提供・販売差し止めを求めるフリーの請求を棄却した。

 ということらしいです。

 まあこんなの判決見ないと何とも言えないわけですが,本日現在裁判所のサイトにはアップされておりません。
 ところが,某IT業界系のサイトでは,勝訴した側から手に入れたとして既に全文の掲載がされております~ある意味凄えや。

 私もそれを見たので,詳しいコメントが出来ることは出来るのですが・・・,ちょっとやめておきますわ。色々ありますので。
 後継ブログでは紹介しようかなあって所です。

 あと,この事件では上記の某IT系サイトを初めとして,様々なコメントが既にありますが,皆さん,「仕訳」っちゅうのが分かっていないようですね(これについてはあんまり事件と関係ないのでコメント出来るわけです。)。

 仕訳は複式簿記の基本中の基本で,まずはその仕組が分かっていないとダメです。 
 そして,それが簿記の入り口に当たるのですが,実際クソ面倒だということも分かっていないとダメです。

 会社で経理担当している人はよく分かると思うのですが,技術だとか特許だとかだけだとその辺の塩梅が分からないと思いますね。

 私は自慢じゃないですが,日商簿記2級なので,よーく分かるわけです。
 とは言え,コメントはこの程度で。

2 つぎはもう一つ。

 「中外製薬が自社の軟こうの製法特許を侵害されたとして、後発医薬品メーカー3社に約13億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(沖中康人裁判長)は27日、3社に計約10億円の支払いを命じた。

 中外製薬で軟膏の特許ですから,もうお分かりですね。例の,マキサカルシトールの特許の件です。

 第一次訴訟は最高裁まで行き,原告勝訴で終わりました。

 で,これに余勢を駆った原告が,他の後発医薬品メーカーを訴えたというものですわ。ということで,当然侵害が認められたということです。

 こちらもまだ裁判所のサイトに判決のアップはありません。

3 あ,でも奇しくも,両方とも,沖中部長の47部ですね。ちょっと前は話題の事件は29部の嶋末部長の所が多かったような気がするのですが,まあ偶然でしょう。

 ま,しかし,栄枯盛衰と言いますか,IT業界と薬業界で正反対の結論です。
 この2つの業界は特許関係もアグレッシブな業界で,マスコミの話題に上ることも多いと思います。
 それ故,何かの暗示のような気がするのは私だけでしょうか。
1 概要
 本件は, 平成24年6月14日,発明の名称を「遊技機」とする特許出願(特願2012-135226号)をした原告に対し,平成26年5月12日付けで拒絶理由通知(本件拒絶理由通知)がされたので,同年7月15日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(平成26年補正)ところ,特許庁から,平成27年4月20日付けで拒絶査定(本件拒絶査定)を受けたため,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(本件補正)ところ,特許庁は,これを不服2015-13829号事件として審理し,平成28年9月28日,本件補正を却下した上,不成立審決を下したことからこれに不服の原告が審決取消訴訟を提起したものです。

 これに対して,知財高裁第4部(高部さんの合議体)は,請求を認め,審決を取り消しました。

 昔は,よくこんな書きぶりでブログを書いていたような気がします。懐かしい~♫
 
 ここではもうマジな事件の紹介はしないと言っておりました。ですので,勿論,マジ系ではありません。何と言いましょうか,要するに大笑い系です。しかも,これって史上最高にカッコ悪い,まさにカッコ悪い判決ワースト1という事件です。

2 問題点
 問題点は,端的には,手続違背です。原告の主張を借りるなら,「 本件審決は,本件拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由をもって審判不成立の判断をしているところ,特許法159条2項により準用される同法50条本文所定の手続を履践しておらず,手続違背があるから,取り消されるべきである。 」ということです。

 まあ,これは憲法31条で規定されるデュープロセス,つまり告知と聴聞の手続ってやつですね。
 刑罰を始めとして,公権力が不利益処分をするときは,告知と聴聞の機会を与え,防御させる~ってやつです。

 弁理士だと単に条文の丸暗記なので,そこまで考えてないと思いますが,拒絶理由通知って結構深い意味があったのですよ,皆さん。

 で,こんなこと未だにやるのかなあと思いきや,このブログでも思いっきり,この論点というか場所が丸わかりの落とし穴に落ちたを挙げております。ま,バカと行政は死ななきゃ治らないとよく言いますが,そうなんですよね。

 だって,未だ,この21世紀ももう20年近く経ったというのに,虚偽自白だとか証拠の捏造とか検察とか警察の,横紙破りは後を絶ちません。不思議と言えば,不思議なのですが,それが行政のそもそもの姿・・・と言ってしまえば,そのとおりです。
 ですので,普通の国民はそういう行政を監視し続けないといけないわけですわ~。おっと,話が固くマジになってきましたね。いかん,いかん。固くていいのはチン◯だけ~でしたわ。

 で,そういうのは,検察や警察に限りません。特許庁だって,行政には変わりません,というか,典型的な行政です。
 マスコミじゃ,ホワイト職場~働きやすさナンバーワン,とかで持て囃されているようですが,調子に乗らしちゃいけませんよ,だんな。行政ってやつはちょっと目を離すとインチキしようとする,場末のテキ屋みたいなもんだと思っておかないといけません。

 まあ,とは言え,その程度なら,前に紹介した事件もあり,大したことはないわけです。ところが,今回,159条2項違反だけでなく,それ以外の,なんちゅうのかなあ,行政の本質が見れたので,ここで紹介したわけです。
 
 なので,このブログにしょっちゅう見に来ている特許庁の人もよく刮目して見てちょうだいな。

3 判旨
「 ウ  本件審決における相違点の認定・判断
(ア)  本件審決は,本件補正発明についての独立特許要件の検討に当たって,本件補正発明と引用発明との相違点として,相違点1(前記第2の3(3)ウ(ア)),相違点2(同(イ))を認定しているところ,「本件補正発明は,第1予告演出を実行した後に第2予告演出を実行するパターンで予告演出を実行する場合,1の識別情報の可変表示中の複数のタイミングにおいて第2予告演出を開始可能であって,第2予告演出を開始するタイミングに応じて有利度合いが異なるように,予告演出を実行する」との相違点2は,本件補正後の請求項1に係る発明の構成によるものではなく,本件補正後の請求項2に係る発明の構成のみによるものである。
 そして,相違点2の判断では,引用例2記載の技術事項の「第1演出を行う第1タイミングから第2演出を行う第2タイミングまでの期間(演出間隔)」は,演出内容に応じた複数の長さが存在するから,本件補正発明における「可変表示中」の変動開始からの期間の長さの異なる「複数のタイミング」に対応し,引用例2に記載された技術事項の「期間(演出間隔)の長さに応じて,期待度を異ならせ」ることは,本件補正発明における「第2予告演出を開始するタイミングに応じて有利度合いが異なる」ことに対応する,としており,本件補正後の請求項2に係る発明の構成のみによる相違点について判断しているものと認められる。
(イ)  さらに,本件審決は,本願発明は本件補正発明と同一のものであると認定した上で,引用発明,引用例2に記載された技術事項及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断しており,本願発明との関係でも,平成26年補正後の請求項2に係る発明の構成のみによる相違点について認定・判断しているものと認められる。
エ  以上のとおり,本件審決が,独立特許要件の検討に当たって認定・判断した相違点2は,本件補正後の請求項2に係る発明の構成のみによる相違点であり,本願発明について認定・判断した相違点2も,平成26年補正後の請求項2に係る発明のみによるもので,本件補正後の請求項1の発明,平成26年補正後の請求項1の発明と対応するものではない。
 しかしながら,本件審決では,「本件補正発明」を「平成27年7月23日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明」,「本願発明」を「平成26年7月15日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明」と定義した上で,各請求項1の記載を摘記しているのであって,本件補正後の請求項1に係る発明を本件補正発明,平成26年補正後の請求項1に係る発明を本願発明と認定していることが明らかである。
 そうすると,本件審決は,本件補正後の請求項1に係る発明を本件補正発明,平成26年補正後の請求項1に係る発明を本願発明と,それぞれ認定した上で,認定した発明と対応しない相違点2を認定しているのであり,相違点2の認定を誤ったことになるが,かかる誤った相違点2の認定ないし判断を根拠に,本件補正発明及び本願発明についての「請求項1」の記載を「請求項2」の誤記と解することはできない。
 被告は,本件における審査の経緯も,上記「請求項1」の記載が「請求項2」の誤記であるとの理解を促すものであると主張し,前記(2)イのとおり,本件拒絶査定においては,平成26年補正後の請求項2に係る発明は,本件拒絶理由通知書で提示した引用例1及び引用例2から当業者が容易に発明をすることができたものである旨が記載されている一方で,平成26年補正後の請求項1に係る発明については拒絶の理由を発見しないと記載されていることが認められるが,かかる審査の経緯を参酌しても,上記判断が左右されるものではない。
 よって,被告の主張は採用できない。
(4)  小括
 以上によれば,本件審決には,特許法159条2項,50条本文の規定に反する違法があり,原告主張の取消事由1は,理由がある。 」

4 検討
 本件を時系列で示すとこうなります。

 【拒絶理由通知】
 請求項1 サポート要件違反
 請求項2 進歩性なし
 請求項3 進歩性なし

 【H26年補正書】
 サポート要件違反等がクリアになるように補正

 【拒絶査定】
 請求項1 拒絶理由なし
 請求項2 進歩性なし
 請求項3 進歩性なし

 【本件補正】(審判請求)
 「パターンで」→「パターンにて」

 【拒絶審決】
 請求項1 進歩性なし
 請求項2 進歩性なし
 請求項3 進歩性なし

 なので,拒絶査定で拒絶理由の無かった請求項1を,進歩性なしで拒絶審決するのなら,何か特別の理由のないかぎり,当然拒絶理由通知が必要です。これは明白。

 でも特許庁はやらなかったのです。

 で,何故やらなかったかというと,こんな言い訳をしました。
「  本件審決は,本件補正発明が,「平成27年7月23日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1」であるものとした上,当該請求項1の記載をそのまま摘記し,また,本願発明が,「平成26年7月15日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1」であるものとした上,請求項1の記載をそのまま摘記しているが,これらは,いずれも誤記であって,正しくは,それぞれ「請求項2」である。 そして,当該誤記は,明白なものであって,本件審決のその余の記載や特許庁における審査の経緯といった事情を踏まえれば,上記の各「請求項1」が誤記であることが,十分理解可能であり,それらを「請求項2」で読み替えて,本件審決の趣旨を正しく把握することができる。」
とのことです。

 つまり,ごめん,ごめん,請求項1じゃなく請求項2の間違いよ,そんなのわかるでしょ,ね,ってわけです(判旨にも誤記がどうのこうのあるのは,こういうことが理由です。)。

 凄えや,某文科省や某防衛省でも繰り返される,何かあったらまずは単純な誤記だという,小学生並の言い訳~。カッコ悪りい~。

 ちなみに,この審決書いた合議体は以下のとおりです。
審判長  特許庁審判官     本郷 徹           
特許庁審判官     長崎 洋一           
特許庁審判官     齋藤 智也
 そして,クソのような言い訳をした本件の指定代理人は,以下のとおりです。
同 指 定 代 理 人      長      崎      洋      一
                      平      城      俊      雅
                      富      澤      哲      生
                      真      鍋      伸      行

 権力というのはほっとくと腐ると思っておかないといけないものです。格好悪いだけじゃ済まされないわけです。
 それは行政でも司法でも変わりません。上記7人の公務員の皆さんに個人的な恨みはありませんが,こういう風に監視して,隙を見せないようにしておくことが必要です。

 まあしかし,未だにこういうことをしてこういう言い訳するんだなあって感じです。怒るというより呆れ,そして実に残念ですわ。


1 カテゴリーは特許ということになりますかね。

 まずは,昨日,海の日の日経の法務面の話です(本日の日経は休刊日)。

 昔は,毎週のように知財,特に特許の話が出ていたと思うのですが,ここ数年は本当そういう話が少ないです。特許とか知財とか,あんまり聞く事はないですよ。
 いや,そりゃ知財部だとか特許事務所に勤めてるって人は別ですよ。そんな話をしたいわけじゃありません。

 今の世の中,他人と全く関わることなく生きている人っていないでしょうね。少なくとも日本にはいないと思います。だとすると,世の中からどういう感じで見られているかっていうことは重要です。

 で,本題に入ります。昨日の日経の法務面は,「知財分析を経営の中枢に」というのがメインの記事でした。まあ,これは最近よくある話,知財部もコンサル的になりましょう~♫というパターンです。ことの是非については,会社を経営しているわけでもなく会社員でもない私にはわかりませんから~♡。

 問題はそのサブの記事です。「知財部門の底上げ必要」というものです。
 日経の渋谷さんの最近の記事で知財部が取り上げられるときは,大体disられるのがデフォーですけど,今回もそうです。

 昨年の今頃も,地位が低~い♫(千鳥の,癖が凄い~♫みたいな感じでどうぞ)という記事で物議を醸しましたが,今年もです。

 だけど,これは難しいと思いますよ。
 まずは,知財部ってどうしても特許出願が一番のメインに来ますからね~。なので,知財部をコンサル的にするということは,特許出願を相対的,つまりはそれをメインとは考えないということですからね。

 つぎに,体質でしょうね。知財協とのやり取りでわかるように,知財部って田舎の役所みたいな体質なわけです。波風立てずに,空気を読み,大過なく,忖度し,という毒にも薬にもならない感じ~,わかりますかね。
 そんなので,イノベーションなんて起こせる訳が無いですけどね。

 あ,そうそう。私の書いた知財実務のセオリー,評判は良く,勿論知財部の人にも評判は良いのです(元々,知財部員向けですからね。)。しかし,聞いた話ですが(私は知財部員じゃないので。),大っぴらに知財部でこの本を開いたり,自分の書棚に置くことが憚られるような知財部もあるようです。
 ま,何をか言わんやですね。そういう所はさっさと淘汰されるでしょうね~資本主義の世の中ですから。

 ま,兎も角,知財部の底上げが必要だからと言って,誰かが引き上げてくれるわけではありません。そんなの待ってもしょうがありません。
 経営幹部が聞く耳を持たない?その耳を引っ張ってでも聞かせるくらいじゃないと聞くわけがないでしょうが~。誰かのせいにしたってしょうがないでしょう。
 奮起を期待していますよ。

2 続いて,セミは,日曜にサーフィンに行った辻堂の話です。

 辻堂では,クマゼミの鳴き声がメインだったのです。
 私がサーフィンを始めたころ(もう20年以上前),辻堂(藤沢)や茅ヶ崎の松原でクマゼミの鳴き声なんか聞いたことはありませんでした。

 それが,10年近く前でしょうかね。あるとき,クマゼミが鳴いていることに気づいたわけです。
 クマゼミは日本最大のセミで,ま,大きいということは南方系のセミなわけですね。なので,寒い地域では暮らせず,関東圏には居なかったのです。でも今や,辻堂のメインはクマゼミに~。そのうち東北でもクマゼミを聞くことになるのでしょうかね。

 さて,その日曜のサーフィンは,久々,結構波がありました。ここ何週も,スネ程度でしたが,日曜は,大きいときには,胸肩近くまであったのではないでしょうか。なので,ヘタレな私としては心が折れるギリギリのサイズでしたね。

 しかし,コンスタントにやってたお陰か,隙を見て,アウトに出て,そこそこ大きい波にもトライし,いい感じに何本か乗れることができました。とは言え,人も多くて取られてばかりというのが実情でしたけど・・。

 辻堂の方も,海開きが済んで,海水浴場もオープンし,夏本番って所ですね。

 ということで,7/11以降の東京の最高気温を振り返ってみましょう。7/10以前はこちらです。
 7/11 31.6
 7/12 33.1
 7/13 33.4
 7/14 32.4
 7/15 33.7
 7/16 34.9
 7/17 35.0
 ついに,昨日は猛暑日になりました。今日はにわか雨の予報もあり,昨日ほどは高くならないと思いますが,さあどうでしょうね。

3 最後は,君に決めた,です。
 勿論,これは今年のポケモン映画のタイトルです。

 で,見てきたわけですが,うーん,まあまあでしたね。

 ま,先週末公開開始ですので,あんまりネタバレするようなことは書かないことにしましょう。
 ただ,なんちゅうのかなあ,私は,新しい物語が好きなんだなあって所です。結構保守的な人間なのですが,新しいキャラ,新しいストーリー,そういうものが良いなあと思えるようです。

 ま,ここ最近のポケモン映画は,テレビシリーズの特別編みたいな感じで,サトシの旅の友と特別な地方に来て,特別なポケモンバトルをして,特別なストーリーとなる,てな感じです。

 ところが,今やっているサンムーンは,島々からなるアローラ地方(モデルは恐らくハワイ)が舞台で,サトシは旅をしていないのですね(珍しく,定住して学校に通ったりしてます。)。
 なので,今年みたいな感じになったのではないかと思います。

 つーことで,オッサンなのに新しもの好きとしては,来年はまた新しい感じの話にして欲しいなあと思いますね。
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