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知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 概要
 本件は,角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係る特許権の共有者である被上告人が,上告人らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して(最高裁平成6年 (オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁 参照。以下,この判決を「平成10年判決」といいます。),上告人らに対し,当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求め,これに対し,上告人らは,本件では,平成10年判決にいう,特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品又は用いる方法(対象製品等)が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するから,上記医薬品の製造方法は,上記特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるとはいえないと主張して,被上告人の請求を争っている事件です。

 所謂マキサカルシトール大合議事件の,最高裁判決です。
 
 大合議事件の方は諸般の事情により,後継ブログの方で書いておりますので,ここで引用するのは地裁の判決の方にしておきます。

 で,地裁の一審は,均等論で侵害,知財高裁の大合議でも均等論で侵害としたわけですね。ということで,怒り心頭の被告(控訴人)の方が最高裁に上告受理の申立てをしたわけです。

 とは言え,結論は,上告は受理したけど,上告棄却=請求認容のまま,ってことです。つまり,均等論での侵害を認めたってことですね。

2 問題点
 問題点は均等論ですが,詳しく言えば,均等論の第五要件ですね。恐らく,上告受理申立人は,均等論や無効論についてもたくさんたくさん主張したのだと思いますが,最高裁に取り上げられたのは,このうち均等論の第五要件のみです。

 ということで,最高裁も先例として挙げた平成10年判決の要旨を載せておきます。
明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても、①右部分が特許発明の本質的部分ではなく、②右部分を右製品等におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を奏するものであって、③右のように置き換えることに当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が右製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④右製品等が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は右の者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤右製品等が特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解すべきである。

 実は,平成10年というのは,私が知財部に異動した年です。異動したてということで,知財部の主催する研修を,はるか彼方の厚木から,ここ五反田の近くの御殿山のソニー本社近くまで受けに来ていたのですね。
 そのときの研修で,多くの講師からこの均等論の紹介がありました。いかに企業知財部に影響があったのかということがわかります。

 その私が研修を受けていた場所に建っていたソニーの建物も今はありません。積水系の建物が建ち,研修を受けていたその場所には,今は,東京いや日本いや世界でも有数のフランス料理店であるQuintessenceがあります(ちょうどあの辺なのですね。)。ソニーの往時を伝えるのは,今はのみです。
 港南の本社の跡にもそのうちこんな碑が立つのでしょうかね。ま,シャープのように外資に買収されれば,一応生き残れるかなあ,ムフフ。
 
 おっといつものように議題から逸れました。

 兎も角言いたいことは,今回の最高裁の判示は,上記⑤の要件,「⑤右製品等が特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない」の吟味ってわけです。

 で,上告受理申立人としては,こんな事情で,第5要件に該当しないなんてありえなーいって所だったのでしょう。
 そうすると,何か?,要らんことは言うなというか,吟味の足りない明細書,所謂poorな明細書を出して,後で均等論を主張した方がいいってわけかい?ってなことになります。

 しかし,最高裁としては~って所ですね。

3 判旨
「 5(1)  特許制度は,発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって,特許権者についてはその発明を保護し,一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより,その発明の利用を図ることを通じて,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的とするものである(特許法1条参照)。そして,特許法70条1項は,特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないと規定する。しかるところ,特許権侵害訴訟における相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部をこれと実質的に同一なものとして容易に想到することができる他の技術等に置き換えることによって,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば,上記のような特許法の目的に反し,衡平の理念にもとる結果となることなどに照らすと,特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,所定の要件を満たすときには,対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するというべきである。そして,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは,上記のような均等の主張は許されないものと解されるが,その理由は,特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか,又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて,特許権者が後にこれと反する主張をすることは,禁反言の法理に照らし許されないというところにある(平成10年判決参照)。
  しかるに,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは,特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し,対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず,当該出願人において,対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいい難い。また,上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで,特許権侵害訴訟において,対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると,先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方,明細書の開示を受ける第三者においては,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり,相当とはいえない。
  そうすると,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それだけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。
  (2)  もっとも,上記(1)の場合であっても,出願人が,特許出願時に,その特許に係る特許発明について,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,明細書の開示を受ける第三者も,その表示に基づき,対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから,当該出願人において,対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものということができる。また,以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない,出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって,相当なものというべきである。
  したがって,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。
  そして,前記事実関係等に照らすと,被上告人が,本件特許の特許出願時に,本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき,客観的,外形的にみて,上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。
6  原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。 」

4 検討
 この判旨を読んで,私が思ったことは,あれ,知財高裁の判決だっけ,これって?ということです。
 試しに,知財高裁の判決を見てみましょう。

「先願主義の下においては,出願人は,限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し,これを出願しなければならないことを考慮すれば,出願人に対して,限られた時間内に,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場合がある。これに対し,特許出願に係る明細書による発明の開示を受けた第三者は,当該特許の有効期間中に,特許発明の本質的部分を備えながら,その一部が特許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを,特許請求の範囲と明細書等の記載から容易に想到することができることが少なくはないという状況がある。均等の法理は,特許発明の非本質的部分の置き換えによって特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れるものとすると,社会一般の発明への意欲が減殺され,発明の保護,奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するのみならず,社会正義に反し,衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって,上記に述べた状況等に照らすと,出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたとしても,そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない。
(イ) もっとも,このような場合であっても,出願人が,出願時に,特許請求の範囲外の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的,外形的にみて認められるとき,例えば,出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや,出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは,第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。  
  なぜなら,上記のような場合には,特許権者の側において,特許請求の範囲を記載する際に,当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの,すなわち,当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解することができ,そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから,特許権者が後にこれに反して当該他の構成による対象製品等について均等の主張をすることは,禁反言の法理に照らして許されないからである。」

 結構同じですね。
 
 とは言え違いもあります。

 知財高裁の場合は,特段の事情に当たる例として,「①出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや,②出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」を挙げていますが,最高裁は「特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど」と,知財高裁でいう①の例しか記載していないのですね。②の論文の例は書いてません。

 まあ,これは最高裁の価値判断として,そんな遠くのことまで知らんがな,それはもういいんじゃね,ってことなのだと思いますね。知財高裁の判決の評釈でも,だいたい納得できるけど,②の例は言い過ぎじゃね,って意見が多かったですもんね。
 
 ですので,出願人というか弁理士が気をつけるのは,あくまでも明細書だけでよし!ってことになると思います。

 まあこの程度の判示で,判決出すということは結構重要なことだったんだなあと思うとともに,大合議の裁判官はニンマリしているでしょうね。ほーら俺らの判示で大体いいじゃん,てね。
 個人的には第一要件の方が見たかったという気がするのですが,まあいいでしょう。久々の特許の最高裁ですもん。

 ですので,今回も後継ブログではなく,こちらで紹介した次第です。
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