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知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 概要
本件は, 特許権(特許番号:特許第3737801号,発明の名称:プラバスタチンラクトン及びエピプラ バスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物)を有するハンガリーに本社を持つ製薬会社のテバ社が,被告による医薬品であるプラバスタチンナトリウム(被告製品)の輸入及び販売行為が上記特許権を侵害しているとして,被告製品の輸入・販売の差止等を請求した特許侵害訴訟の事件です。

 ポイントは,お!今話題のプラバスタチン事件2,ということです。ちなみにプラバスタチン事件1は,相手方が協和発酵キリンで,現在知財高裁大合議に係属中です。

 さて,やはり,結論として,東京地裁(47部,阿部さんの合議体です。)は,原告テバ社の請求を棄却しております。

2 問題点
 本件,プラバスタチン事件1と同じ特許権です。しかしながら,論点が全く違います。プラバスタチン事件1で,マニアに話題のプロダクトバイプロセスクレームは、今回の論点ではありません。

 というのは,被告の行為が輸入・販売なのですね。
 ですので,争いのない事実として,「被告製品は,本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属する。 」ということになっています。プロダクトバイプロセスクレームの論点は,この技術的範囲に入るか入らないかの話ですので,ここはぶっ飛んだわけですね。

 それにもかかわらず,何故請求棄却か?特許の実務をやっている人は先刻ご承知,無効の抗弁であの世行きとなったわけです。

3 判旨
「・・・オ  以上のとおり,本件訂正発明は,乙5(平成12年3月30日に頒布された刊行物であるWO00/17182国際公開公報)発明と技術常識とを組み合わせることによって,当業者が容易に発明をすることができたものというべきである(特許法29条2項)。

4  上記のとおり,本件訂正は,特許法所定の訂正要件を充たすものであるものの,訂正後の請求項1に係る特許について無効理由(乙5公報を主引例とする容易想到性)があるといえる。
    また,本件訂正は,プラバスタチンナトリウムに混入されるプラバスタチンラクトン及びエピプラバの量を限定するものであるから,上記3に説示したところに照らすと,本件訂正前の請求項1に係る特許についても,訂正後の請求項1に係る特許と同様の無効理由(乙5公報を主引例とする容易想到性)があることは明らかである。
    したがって,本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであると認められるから,原告は,被告に対して本件特許権を行使することはできない(特許法104条の3)。 」

4 検討
 進歩性の判断においては,本来事実認定の部分の方が大事なのですが,まああまりにマニアック過ぎて私もついていけなかったので,省略しました。判決のリンクは一番上にありますので,化学系,薬学系の方,存分に味わってください。

 さて,この判決はこの判決限りとしても,この判決によると,協和発酵キリンは無効審判(無効2008-800055 )を請求し,その中で,テバ社は,訂正請求をしているということですね。ちなみに,この無効審判は,「訂正を認める。 本件審判の請求は、成り立たない。」という審決でした。
 したがって,請求人たる協和発酵キリンは,知財高裁に審決取消訴訟を提起しております(平21行ケ10284号,知財高裁1部)。

 ここで問題なのは,協和発酵キリンが起こした無効審判の資料に,今回の被告の株式会社東理が示した,上記乙5(WO00/17182国際公開公報)の資料はないということです。そうすると,上記審決取消訴訟では,この乙5を用いて争うことはできないのです!(知財で唯一の最高裁大法廷判決,最大判昭和51.3.10,通称メリヤス編機事件があります。これについては,大渕哲也先生の「特許審決取消訴訟基本構造論」(有斐閣)が詳細な分析と批判を行っております。マニアックな本持っているでしょ♫ これによると,審決取消訴訟は行政訴訟であるにもかかわらず,今の規範のままだと特許庁を甘やかすことになってしまいます。しかし,無効審判は当事者対立構造だし,難しいところです。)。

 ですので,乙5を無効審判で争いたければ,もう一度,無効審判を請求する必要があります。面倒くさ~♪

 さらにさらに問題は,審決取消訴訟にはこのような制限があるのに,民事訴訟には,民訴法157条の制限があるものの,原則,控訴審でも新しい資料の提出が可能だということです。つまり,話題の大合議には,今回の乙5を提出して,プロダクトバイプロセスクレームの争いだけではなく,無効の抗弁で返り討ちにできる可能性だってあるわけです。

 何のことかさっぱりわからなかった人も多いかと思いますが,まあこれが特許訴訟の醍醐味ということで,ご容赦ください。


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理論物理学者を志望したのはもう30年近く前のこと。某メーカーエンジニアを経て,弁理士に。今は,弁護士です。
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