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知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 概要
 特許の拒絶審決に対する審決取消訴訟の判決です。

 発明は,「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」を名称とするもので,審決は,36条6項1号に規定する「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件(いわゆるサポート要件)を満たさないとして,請求不成立としたものです。具体的には,特許明細書の発明の詳細な説明に,フリバンセリン類の性欲障害治療用薬剤としての「有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度」の記載がされていない,というのがその理由です。

 これに対して,知財高裁は,この拒絶審決を取り消しました。

2 問題点等
 いわゆるサポート要件に関しては,知財高裁大合議のパラメータ事件判決というものがあります(平成17年(行ケ)第10042号,知財高裁平成17年11月11日判決)。

 この判決については,既に多くの評釈があるところです。そして、その要点は,
特許制度は,発明を公開させることを前提に,当該発明に特許を付与して,一定期間その発明を業として独占的,排他的に実施することを保障し,もって,発明を奨励し,産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして,ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は,本来,当該発明の技術内容を一般に開示するとともに,特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという役割を有するものであるから,特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには,明細書の発明の詳細な説明に,当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法旧36条5項1号の規定する明細書のサポート要件が,特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは,発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると,公開されていない発明について独占的,排他的な権利が発生することになり,一般公衆からその自由利用の利益を奪い,ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ,上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。
 そして,特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり,」というところに尽きると思います。 

 長く引用してしまいましたが,要は,公開の代償として,独占排他権たる特許権を付与するのだから,「公開」とは言えないみみっちい開示じゃダメよ,それがサポート要件なのだ!というわけです。

 ところで,記載不備の拒絶・無効理由として,サポート要件と同程度に取り上げられるものとして,実施可能要件(特許法36条4項1号)というものがあります。
 この要件に関しては,やはり公開の代償という趣旨で設けられたと一般的に考えられており,審査基準でも「 この条文は、その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する(「実施可能要件」という)。」と書かれております。

 結局,特許実務家の間では,サポート要件と実施可能要件は,異なる要件だけど重なる部分が大きいよね,そうだよねーと認識されていたと思います。
 というのは,パラメータ事件の上の判旨からすると,サポート要件を満たすためには,その記載から当業者が発明の課題を解決できると認識しうる程度の記載を要することになるのですが,課題を解決するということは,通常,発明の「実施」のうち「使用」にあたりますので,実施可能要件とダブる,というわけです。
 ですから,サポート要件と実施可能要件は,通常,両者OKか,両者NGかどちらであり,一方がOKで他方がNGの場合はあまり考えられないというところもありました。

 長々となってしまいましたが,以上のことからすると,では,通常はそうだとしても,そうじゃない場合だってあるんじゃないの?どういう場合なの,それは?というところが問題点になってくると思います。

3 本件判決の判旨
「・・・同部分(特許庁の審決の理由)は,法36条4項1号の要件充足性を判断する前提との関係では,同号の趣旨に照らし,妥当する場合があることは否定できない。
すなわち,法36条4項1号は,特許を受けることによって独占権を得るためには,第三者に対し,発明が解決しようとする課題,解決手段,その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な情報を開示し,発明を実施するための明確でかつ十分な情報を提供することが必要であるとの観点から,これに必要と認められる事項を「発明の詳細な説明」に記載すべき旨を課した規定である。そして,一般に,医薬品の用途発明が認められる我が国の特許法の下においては,「発明の詳細な説明」の記載に,用途の有用性を客観的に検証する過程が明らかにされることが,多くの場合に妥当すると解すべきであって,検証過程を明らかにするためには,医薬品と用途との関連性を示したデータによることが,最も有効,適切かつ合理的な方法であるといえるから,そのようなデータが記載されていないときには,その発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとされる場合は多いといえるであろう。
しかし,審決が,法36条6項1号の要件充足性との関係で,「発明の詳細な説明において,薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより,その用途の有用性が裏付けられている必要があ(る)」と述べている部分は,特段の事情のない限り,薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが,必要不可欠な条件(要件)ということはできない。法36条6項1号は,前記のとおり,「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して,「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると,「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は,同規定の趣旨に照らして,「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに,必要かつ合目的的な解釈手法によるべきであって,特段の事情のない限りは,「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。」

4 検討
 判旨は,長い引用になりましたが,要は,特許庁の手法は,実施可能要件の判断の場合はそれでよいかもしれないが,本事案におけるサポート要件の判断ではやり過ぎだ,ということです。
 注目すべきは,実施可能要件は,実施に必要な情報を第三者に開示・提供する趣旨であり(公開の代償という観点からはストレートです。),サポート要件は,広すぎる独占権の防止という趣旨である(公開の代償という観点からはやや変化球です。)と述べた点です。
 そして,このように切り分けると,サポート要件は,実施可能要件に比べて,緩やかに判断できると思います。結局,本事案のような場合が,サポート要件と実施可能要件がダブらない場合なのでしょう。

 ところで,それでは大合議判決との関係は?,という疑問が残ると思います。特許庁にしても,あんたが昔大合議で出した判決にこっちは従ったまでなんだからさ~という思いがあると考えられますし。

 そのような特許庁の主張に,知財高裁は,
知財高裁大合議部判決の判示は,①「特許請求の範囲」が,複数のパラメータで特定された記載であり,その解釈が争点となっていること,②「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」の記載による開示内容と対比し,「発明の詳細な説明」に記載,開示された技術内容を超えているかどうかが争点とされた事案においてされたものである。これに対し,本件は,①「特許請求の範囲」が特異な形式で記載されたがために,その技術的範囲についての解釈に疑義があると審決において判断された事案ではなく,また,②「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比して,前者の範囲が後者の範囲を超えていると審決において判断された事案でもない。知財高裁大合議部判決と本件とは,上記各点において,その前提を異にする。
 と,けんもほろろ,つれないねえ,ちーさんたら,って感じです。

 要は,事案が違う,事実が違う,判決の射程を見誤るなボケと言われてしまったのです。
 でもちょっと待ってください,わざわざ新設された知財高裁(パラメータ事件の判決は新設からわずか7ヶ月後です。)が,大合議で判断したのですから,普通は,かなり射程が広いと思いますよね。しかも今までずっと特許庁はそうやって審決を出し,それが審決取消訴訟にいってもボケ呼ばわりされたことなどはなかったと思います(ボケまでは言ってないですか~,そうですね~)。
 にもかかわらず,突然の豹変,男は辛いね特許庁。

 もちろん,過去ここまでキチキチしたところが訴訟に至っていなかっただけなのかもしれません。別に知財高裁の判断が変というわけではないですし,特にサポート要件と実施可能要件の趣旨の違いなどは,私のようなざっくりと「公開の代償」で済ませたがる者には,良い目覚ましと言える妥当な判断だと思います。

 ともかくも実務上重要と思えますし,「マニアック」な観点からも十分楽しめましたので,ご紹介いたしました。
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理論物理学者を志望したのはもう30年近く前のこと。某メーカーエンジニアを経て,弁理士に。今は,弁護士です。
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