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知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 概要
 本件は,原告が,名称を「被覆された微細突出物を有する経皮的薬剤配達装置」とする発明につき国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判請求をし,その中で特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたものの,やはり,上記補正を却下した上(特許法29条2項により独立して特許を受けることができない。),請求不成立の審決(補正前の発明についても同様に,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。)をされたことから,その取消しを求めた事案です。

 これに対し,知財高裁1部(中野さんなので2部だとばかり思ってましたが,所長に昇格したので,1部なのですね。)は,審決を取り消しました。

 弁理士会の研修ついで,というわけではありませんが,数値限定発明の進歩性の肝に関する判断がありましたので,取り上げました。

2 問題点
 今回の弁理士会の数値限定発明の研修については,相講師の弁理士の方が進歩性で,私の担当は記載要件ということでした。最初の打ち合わせで,まあ色んな切り分けの候補があったのですが,それぞれ最新の論文に依るべきだろうということで,こうなりました。

 ただ,私も数値限定発明の進歩性については1個論文を書いたことがありますので,それなりの考えは一応あります。そして,その考えですが,相講師の弁理士の方や,他の専門職の方とそんなに変わらないと思います。

 その考え方というのは,まあ平たく端的に言うと,進歩性に関し,数値限定がポイントの数値限定発明と,そうでない数値限定発明があるということです。前者は,「選択発明的」や「公知発明の延長線上」などで表現されるでしょう。特許性を得るためには,どうしても数値限定しなくてはならず,その数値の限定に臨界的意義(場合によっては,技術的意義などと言われるかも。)が必要なものです。

 他方,後者は,色んな類型がありえますが,要は,数値限定がなくても良かったのになあ,という限定しすぎの発明ですね。特許性をあせったためか,しなくても良い数値限定をした発明が典型です。ですので,かかるタイプの数値限定発明の数値限定には,臨界的意義などを求められるはずもなく,訴訟まで行けば,結構特許性が認められやすいというのはわかりますね。

 本件の発明はどちらのタイプだったのでしょう?

3 判旨
「審決は,相違点Aに係る構成につき,引用発明と引用例2に記載された手段は,いずれも「物質を経皮的に配達するための装置」に関するものであり,同一技術分野に属するものであるから,引用発明において,部材上の薬剤保留部(溜め90)から複数の角質層-穿刺微細突出物を介して薬理学的活性物質を経皮的に配達する構成に代え,引用例2に開示された部材(ニードルアレイ10)上の複数の穿刺微細突出物(微小針12)に物質の乾燥被膜を形成する手段を適用し,部材上の複数の角質層-穿刺微細突出物に形成された乾燥被膜から薬理学的活性物質を経皮的に配達するように構成することは容易想到である旨認定判断し,さらに部材上の複数の角質層-穿刺微細突出物に物質の水溶液を塗布するに際して,部材上の複数の角質層-穿刺微細突出物に物質の水溶液が乾燥後治療に有効な量となり,有効な塗布厚みとなって付着するように,物質の水溶性を約50mg/mlを超えるものとし,かつ物質の水溶液の粘度を約500センチポアズ未満とすることも,設計的事項にすぎない旨判断した。

(イ) しかし,引用例2(甲2)には,部材上の複数の角質層-穿刺微細突出物に物質の水溶液を塗布するに際して,部材上の複数の角質層-穿刺微細突出物に物質の水溶液が乾燥後治療に有効な量となり,有効な塗布厚みとなって付着するようにするという点に着目した技術的思想については記載も示唆もない。

すなわち,引用発明及び引用例2に開示された手段に接した当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が本願補正発明に到達しようとするとき,当業者は,まず,①引用発明における薬剤保留部(溜め90)に代え,引用例2(甲2)に記載の,部材上の複数の角質層-穿刺微細突出物に物質の水溶液を塗布するとの技術を採用し,②引用例2(甲2)に記載も示唆もない,部材上の複数の角質層-穿刺微細突出物に,物質の水溶液が乾燥後治療に有効な量となり,有効な塗布厚みとなって付着するようにするとの観点に着目し,さらに,③物質の水溶性を約50mg/mlを超えるものとし,かつ物質の水溶液の粘度を約500センチポアズ未満とすることに想到する必要があるが,引用発明および引用例2に開示された手段に接した当業者は,引用例2の記載を参考にして,上記①の点には容易には想到し得たといえても,そこからさらに進んで,引用例2(甲2)に記載も示唆もない上記②の点に着目することを容易に想到し得たとはいえず,ましては,上記③の点まで容易に想到し得たものとはいえないというべきである。」

4 検討
 結構分析的な判断ですね。
 今回,問題となっている引用発明との相違点A「本願補正発明では,部材上の薬剤保留部が乾燥被膜であり,当該被膜は乾燥前に薬理学的活性物質の水溶性が約50mg/mlを超えるものであり,かつ,水溶液が約500センチポアズ未満の粘度を有しているのに対し,引用発明では,部材上の薬剤貯留部がそのような構成ではない点。」について,それでも,審決は,引用発明等を結び付けて本願補正発明に想到容易と認定したのです。
 他方,原告は,この容易想到性判断の誤りを主張しました。特筆すべきは,そのなかで,数値限定等についての判断の誤りも主張したことです。

 上の判旨はその原告主張に対応する部分です。

 つまり,相違点Aには,3つの差異があって,1個目の差異まで容易かもしれないが,2個目の差異はかなり大きく,これにて進歩性は認められるということです。そして,3個目の差異が数値限定だったのですが,これは,昨日のロッテの9回のダメ押し弾のようなものだった,というわけです。

 ということで,発明のタイプは,後者のタイプでしたね。

 ですので,出願人は勝った勝った!で調子にのっちゃダメですよ。これは数値限定しなくても特許になったわけですからね。先週の私の研修の講義を聞いたよい子はこの辺,よくわかっていると思いますが。
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理論物理学者を志望したのはもう30年近く前のこと。某メーカーエンジニアを経て,弁理士に。今は,弁護士です。
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