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知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 概要
 本件は,平成17年6月30日,発明の名称を「日中活動量の低下および/又はうつ症状の改善作用を有する組成物」とする発明について特許出願(特願2005-191506号)をした原告(サントリーホールディングス)が,平成23年7月11日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年9月15日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したものの,同年12月16日付けで拒絶査定を受けたことから,平成24年4月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(本件補正)ところ,特許庁は,この審判請求を不服2012-6456号事件として審理し,拒絶審決(進歩性なし)をしたため,これに不服の原告が審決取消訴訟を提起したものです。

 これに対して,知財高裁4部(高部さんの合議体ですね。おお~。詳細は後回し。)は,審決を取り消しました。要するに進歩性なしとは言えないってことです。

 よくある進歩性の話ではあるのですが,ちょっと気になることを感じましたので,紹介する次第です。

 まずは,クレームです(本願補正発明)。

「【請求項4】
構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含んで成る,うつ症状の改善のための医薬組成物。

 で,一致点相違点です。主引例は2つあります。まずは引用発明1です。
ア 引用発明1
任意の精神医学的,神経学的あるいはその他の中枢または末梢神経系疾患,特に精神分裂病,うつ病,双極性障害の治療のための,エイコサペンタエン酸(以下「EPA」ということがある。)または任意の適切な誘導体を,アラキドン酸(以下「AA」ということがある。)または任意の適切な誘導体と組み合せることにより調製され,前記EPAおよびAAが生物学的に同化可能である形態であり,最終投与形態中に混入される前に各々が少なくとも90%の純度である薬学的配合物。

イ 本願補正発明と引用発明1との一致点
構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸である誘導体を含んで成る,精神医学的疾患の症状の改善のための医薬組成物

ウ 本願補正発明と引用発明1との相違点
(ア) 相違点A
構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸である「誘導体」について,本願補正発明では,「トリグリセリド」と特定しているのに対し,引用発明1では「任意の適切な誘導体」とされている点
(イ) 相違点B
引用発明1では,「エイコサペンタエン酸(EPA)または任意の適切な誘導体」を組み合わせることが特定されているのに対し,本願補正発明ではそのような特定はされていない点
(ウ) 相違点C
「精神医学的疾患の症状」について,本願補正発明では,「うつ症状」と特定しているのに対し,引用発明1では「うつ症状」とは表現されていない点


 次。引用発明2です。
ア 引用発明2
 アラキドン酸及び/又はアラキドン酸を構成脂肪酸とする化合物を含んで成る,脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患の予防又は改善作用を有する組成物であって,前記アラキドン酸を構成脂肪酸とする化合物が,アラキドン酸のアルコールエステル又は構成脂肪酸の一部もしくは全部がアラキドン酸である,トリグリセリド,リン脂質もしくは糖脂質である,医薬組成物。

イ 本願補正発明と引用発明2との一致点
構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含んで成る,脳機能の低下に起因する症状の改善のための医薬組成物

ウ 本願補正発明と引用発明2との相違点(相違点α)
「脳機能の低下に起因する症状の改善のための」について,本願補正発明では,「うつ症状の改善のための」と特定しているのに対し,引用発明2ではそのような表現では特定されていない点

 気になること,そう,相違点Cと相違点αでわかるとおり,これ用途発明なのですね。

2 問題点
 用途発明のことは措いておいて,もうさんざんここで述べましたが,進歩性のポイントは2つです。
 事実認定の誤りを突くか,法的判断の誤りを突くか,です。ほんで,今回は法的判断の誤りの方を突いているように見えますが,結局事実認定の誤りの事案ですね。

 審決では,引用発明1に関し,相違点B,Cが実質的な相違点ではないとされ,残りの相違点Aについては,「本願明細書を検討しても、トリグリセリドの形態を採用したことによって、他の形態を採用する場合に比べて格別予想外の利点があるといえる根拠は示されていない。」とされています。副引例がないことから,相違点Aは設計事項等であると判断されたようですね。

 他方,引用発明2に関し,審決は,「本願補正発明による「Zung抑うつ尺度」でのうつ症状の改善は、引用例2の記載及び当業界における技術常識から予想される程度のものである。」とされています。これも副引例がないことから,相違点αは設計事項等であると判断されたようですね。

 ま,要するに微差しかないんだよ~っていう判断の審決だったわけです。

 ただ,本願がうつ症状改善のための医薬組成物という,かなり狭い用途の発明であるのに対し,引用発明がそう言えるのかなあという所がポイントのようです。要するに,相違点Cと相違点αのところです。

 つまり,用途の違いが,相当に違うのではないか?ということですね。

3 判旨
(1)引用発明1について
「・・・ウ そうすると,引用例1に記載された発明における治療可能な疾患又は症状を,本件審決のように,「任意の精神医学的,神経学的あるいはその他の中枢または末梢神経系疾患,特に精神分裂病,うつ病,双極性障害」と広く認定することは相当ではなく,その適用は精神分裂病の治療に限られるというべきである。
 したがって,引用例1に記載された発明は,「精神分裂病の治療のための,エイコサペンタエン酸(EPA)又は任意の適切な誘導体を,アラキドン酸(AA)又は任意の適切な誘導体と組み合せることにより調製された薬学的配合物。」(以下「引用発明1’」という。)と認定すべきである。・・・
(3) 本願補正発明と引用発明1’との対比
 本願補正発明には,「構成脂肪酸の一部がアラキドン酸であるトリグリセリドを有効成分とする,うつ症状の改善のための医薬組成物」と,「構成脂肪酸の全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを有効成分とする,うつ症状の改善のための医薬組成物」との二つの発明が含まれているところ,事案に鑑み,引用発明1’との対比においては,「構成脂肪酸の一部がアラキドン酸であるトリグリセリドを有効成分とする,うつ症状の改善のための医薬組成物」を用いることとする。
 そして,上記の本願補正発明(「構成脂肪酸の一部がアラキドン酸」であるもの)と引用発明1’とを対比すると,本願補正発明の「トリグリセリド」は,引用発明1’の「適切な誘導体」に相当し,引用発明1’の「薬学的配合物」は本願補正発明の「医薬組成物」に相当する。
 したがって,本願補正発明と引用発明1’との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア 一致点
構成脂肪酸の一部がアラキドン酸である適切な誘導体を含んで成る,医薬組成物。
イ 相違点
(ア) 相違点A’
適切な誘導体が,本願補正発明は「トリグリセリド」であるのに対し,引用発明1’は,具体的に特定していない点。
(イ) 相違点B’
構成脂肪酸が,本願補正発明は「一部がアラキドン酸である」のに対し,引用発明1’は「エイコサペンタエン酸及びアラキドン酸を組み合わせた」ものである点。
(ウ) 相違点C’
医薬組成物が,本願補正発明はうつ症状の改善のためのものであるのに対し,引用発明1’は精神分裂病の治療のためのものである点。・・・
ウ 相違点C’について
 一般に,統合失調症の主な症状として,幻覚・妄想・思考障害などの陽性症状と,感情平坦化・会話困難・意欲減退などの陰性症状があり,このうち陰性症状には,うつ症状と似た症状があるが,これらのどのような症状が主症状となるかは,患者の状態によって様々であることが知られている(加藤正明ほか編「新版 精神医学事典」(平成23年,弘文堂)56頁,加島敏ほか編「現代精神医学事典」(平成5年,弘文堂)79,755頁参照)。
 また,引用例1の実施例においては,エチル-EPAとAAを併用すると,統合失調症に関する陽性・陰性症状評価尺度(PANSS)の数値が改善したことが記載されている。この陽性・陰性症状評価尺度(PANSS)は,主に統合失調症の精神状態を把握するための評価尺度であって,精神症状を,陽性症状尺度として7項目(妄想,概念の統合障害,幻覚,興奮,誇大性,猜疑心,敵意),陰性症状尺度として7項目(情動の平板化,情動的ひきこもり,疎通性の障害,受動性・意欲低下による社会的ひきこもり,抽象的思考の困難,会話の自発性と流暢性の欠如,常同的思考),総合精神病理評価尺度として16項目(心気症,不安,罪責感,緊張,衒奇症と不自然な姿勢,抑うつ,運動減退,非協調性,不自然な思考内容,失見当識,注意の障害,判断力と病識の欠如,意志の障害,衝動性の調節障害,没入性,自主的な社会回避)の全30項目に分類し,重症度は1点(なし)から7点(最重度)の合計210点で評価するものである(前掲「現代精神医学事典」1040頁)。
 しかるに,前記(2)イ(ア)のとおり,引用例1の実施例において,患者2名の陽性・陰性症状評価尺度(PANSS)の数値が改善したとの記載からだけでは,PANSSの評価尺度のうち,陽性症状尺度,陰性症状尺度及び総合精神病理評価尺度の中のどの項目において改善が認められたのかが不明であるから,統合失調症の陰性症状のうち,うつ症状と似た症状が改善したかどうかを確認することはできない。そうすると,引用例1には,構成脂肪酸がEPA又は任意の適切な誘導体を,AA又は任意の適切な誘導体と組み合わせることにより調製された医薬組成物を投与することによって,統合失調症における陰性症状のうち,うつ症状と似た症状が改善することについては,記載も示唆もないというほかない。
 そうすると,引用発明1’には,うつ症状が改善されることについての記載も示唆もないから,本願補正発明と引用発明1’との相違点C’は,実質的な相違点というべきであり,この相違点C’に係る本願補正発明の構成に至ることが容易であると認めるに足りない。
 したがって,本件審決は,相違点についての判断を誤るものである。」

(2)引用発明2について
「・・・そうすると,引用例2に記載された発明の医薬組成物が予防又は改善作用を有する症状又は疾患を,本件審決のように,「脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患」と広く認定することは相当ではなく,その適用は脳機能の低下に起因する記憶・学習能力の低下に限られるというべきである。
 したがって,引用例2に記載された発明は,「構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含有するトリグリセリドを含んで成る,脳機能の低下に起因する記憶・学習能力の低下の予防又は改善作用を有する医薬組成物。」(以下「引用発明2’」という。)と認定すべきである。
(3) 本願補正発明と引用発明2’との対比
 そうすると,本願補正発明と引用発明2’との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア 一致点
構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含んで成る医薬組成物。
イ 相違点
本願補正発明は,「うつ症状の改善のため」のものであるのに対し,引用発明2’は,「記憶・学習能力の予防又は改善作用を有する」ものである点(以下「相違点α’」という。)。
(4) 相違点α’に係る容易想到性について
 確かに,引用例2の【請求項1】~【請求項16】,【0012】,【0017】には,「構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリド」を用いて,「脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患」の予防又は改善を行うことが記載され,当該症状あるいは疾患として,「記憶・学習能力の低下,認知能力の低下,感情障害(たとえば,うつ病),知的障害(たとえば,痴呆,具体的にアルツハイマー型痴呆,脳血管性痴呆)」等が記載されている。
 しかし,前記(2)ウのとおり,引用例2に接した当業者は,引用例2の実施例3の老齢ラットのモリス型水迷路試験の結果に基づいて,「構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリド」を用いることにより,「記憶・学習能力の低下」が改善されることは認識できるものの,さらに「うつ病」が改善されることまでは認識できないというべきである。
 そして,前記(2)イ(オ)のとおり,うつ病と,記憶障害が中核症状である認知症とは,その病態が異なり,本願出願日当時,記憶・学習能力の低下を改善する薬が,うつ病をも改善するとの効果を有するとの技術常識が存在していたとは認められないことからすれば,引用例2に接した当業者が,引用例2に記載された「脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患」に含まれる多数の症状・疾患の中から,特に「うつ病」を選択して,「構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリド」を用いて,うつ病の症状である「うつ症状」が改善されるかを確認しようとする動機付けがあるということはできない。
 そうすると,引用例2に基づいて,相違点α’に係る本願補正発明の構成に至ることが容易であるということはできず,本件審決のこの点に関する判断には誤りがあるというべきである。」

4 検討
 引用発明1に関する話も2に関する話も,結局同じなのですよね。
 本願発明と,客観的にはほぼ等しい物質が,引用発明1にも2にも載っていた~でも一方は,統合失調症に対する薬として,もう一方も記憶・学習能力の予防又は改善作用に対する薬としてだけで,うつ症状に対するものじゃなかったのです。

 本当,この用途の大きな差を見逃したろ!おまえ!この特許庁が!ってだけの話なのですね。
 なので,まあこれはこれで仕方がないでしょう。

 で,私が何が気になったかというと,この用途発明の権利範囲です。ちょっと前にPBPクレームのことが最高裁で判示され,話題になりました。
 この用途発明もPBPクレームと似た問題点がありますよね。

 PBPクレームは物の発明なのに,クレーム中に製造方法が入っている,だから,その製造方法で作った物だけに権利範囲が限定されるのか,いやいや客観的な物が同一なら広く及ぶのか,問題になったわけです。
 この問題について,最高裁は,結論として,後者を取り,広く物が同一なら権利範囲は及ぶという説をとりました。ただし,つじつま合わせのために,明確性の要件というものを引っ張りだし,実質的にPBPクレームそのものをあの世行きにしたことで,各界からの絶賛を浴びております(皮肉ですからね。)。

 で,このPBPクレームについては,特許庁の審査では,物が同一なら,新規性ないよねという,最高裁の結論と同じ説を取ってました(特許性の場合,広く解釈されると,拒絶・無効になりやすいのは権利範囲と裏腹です。)。

 じゃあ,用途発明はどうかというと,気になりませんか?PBPクレームと同様,客観的な構成ではない用途がクレーム中に入り込んでいますのでね。

 まずは特許庁の審査です。
 審査基準をみます。
② 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方
一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される。
参考判決: 東京高判平13.4.25(平成10(行ケ)401)、東京地判平4.10.23(平成2(ワ)12094)、東京
高判平12.7.13(平成10(行ケ)308)、東京高判平12.2.10(平成10(行ケ)364)
 そして、請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。したがって、この場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る(例4)。
 ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。また、請求項に係る発明と引用発明とが、表現上の用途限定の点で相違する物の発明であっても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができない場合は、請求項に係る発明の新規性は否定される。(例5、例6)

 例は省きました。要するに,物自体に新規性がなくても,用途が新規ならOKってわけです。ある意味,PBPクレームとは真逆の,狭い解釈をするわけです。
 進歩性については,審査基準には詳しい記述はありません。用途の部分が引用発明との差なら,今回の判決のように,その差について,副引例があれば,動機付け等を探るし,副引例がなければ設計事項等であるか検討するという,よくやる方法に行くわけです。

 で,権利範囲はどうなんでしょうか?
 この件については,私はあんまりわかりませんでした。そんなことが論点になった判決あったかなあてなもんです。
 でも,私はここで色々書いているとおり,弁護士一人の事務所にしては非常に蔵書が大きいです。特に知財関係はこんなのまで持っているの!っていうのも持っています。

 その蔵書の中で,「用途発明」知的財産研究所編(雄松堂)に,「医療を中心とする用途発明の特許権の効力範囲」平嶋竜太先生の論文(同p187~)が載っており,これが参考になります。
 
 ただ,しかし,その論文にも,「実際に用途発明の特許権の効力範囲の解釈についての判断を行っている裁判例は極めて少ないといえる。」とあります(p192)。道理で私も知らないはずです。

 で,結論としては,「クレームの用途に関する記載部分についても当該特許発明の構成要件の一つとして読み込むことによって,実質的には効力範囲に絞込みを加える解釈を行っている」とあります(p200)。

 ということで,用途発明については,審査でも権利範囲でも,用途限定説(PBPクレームで言えば,製造方法限定説みたいなものです。)が通説だということができます。

 つーことで,ちょっと気にはなりましたが,審査と権利行使が隔離しておらず,どこに行っても,用途の限定で解釈されるという統一性はあるようですので,今のところ,これでいいのかもしれませんね。


 ところで,後回しにした人事関係です。
 4部の元部長の富田さんは,兼任ではあるものの,東京高裁,つまりは本庁へ異動しましたので(第14民事部),今の4部の部長は高部さんのようですね。
 で,3部の方を見ると,鶴岡部長の次は大鷹さんです。

 そうすると今の知財高裁は,設樂さん,清水さん,大鷹さん,高部さんと,もう日本の誇る知財裁判官のフルラインナップ~みたいな感じになっております。
 で,実務をやっている代理人弁護士から言わせてもらうと,ちょっと地裁も何とか・・・って気がするのですがね~。お客さんに,高裁なら大丈夫ですよ,高裁に行くまで我慢しましょう,って言うのは辛いのですよね。どこの部とは言いませんがね。ムフフフ。

5 追伸
 毎度おなじみ流浪の弁護士,散歩のコーナーでございます。
 本日は,ここ,目黒区民センター近くのふれあい橋に来ております。
 
 目黒川が変な色ですね。バスクリン色~というか。この近くに公営のプールがあるのですが,今日はそこそこ暑いので,パシャパシャやっている人がいました。

 でも,昨日は悲惨だったでしょうね。昨日の東京の最高気温は,21.3度だったそうです。8/7に37.7度だったのが嘘のようです。最低気温は20度切っていたようですし,本当8月かよ~って思います。
 ちなみに,今日は27.3度。多少は回復です。
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理論物理学者を志望したのはもう30年近く前のこと。某メーカーエンジニアを経て,弁理士に。今は,弁護士です。
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